對專利法實施細則第51條第1款的把握

何明倫

2010.10.31日提交了相同的權利要求1-15，并陳述修改的權利要求1-15相對于對比文件具有創造性。二通時，審查員指出修改的權利要求1-15并非是針對審查員一通提出的審查意見而作出的修改，而是一組新的權利要求，屬于《審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中規定的第（4）項和第（5）項的情形，故修改時提交的權利要求1-15不符合專利法實施細則第51條第3款的規定，不予接受。2011.5，申請人打電話與審查員進行溝通，澄清了2010.8.5提交的修改文本是屬于主動修改期內的第二次主動修改文件。審查員接受了權利要求1-15，對其進行繼續審查。之后，申請人針對審查員后續通知書指出的其他形式問題進行修改，使本案走向了授權。（轉下頁）

綜上，不論是一次修改還是多次修改，只要是符合細則第51條第1款規定的主動修改文件，審查員都應當接收，并根據申請人的多次主動修改意見確定審查文本。審查員應仔細閱讀申請人陳述中關于主動修改的意見以確定哪些是主動修改文件。本案中，2010.8.5申請人在意見陳述中陳述了對權利要求書進行主動修改，但審查員遺漏了該陳述意見，仍然將其作為申請人針對一通的答復，從而沒有察覺申請人的第二次主動修改。

結束語

專利法實施細則第51條第1款和第51條第3款分別規定了主動修改的時機和答復審查意見通知書的修改方式，這兩個條款并不是相互獨立的，而是互相影響的。主動修改時機的把握對于審查文本的確定具有決定性作用，并對修改文本是否能被審查員接受產生重要影響。

審查員應盡量在主動修改期滿之后發出一通審查意見，避免申請人