美國專利法域外適用制度：流變、適用與啟示

單 娟

(1.吉林大學 法學院，吉林 長春 130012;2.山東科技大學 文法學院，山東 青島 266510)

0 引言

專利權通常被認為是所有知識產權中最具有領土性的[1]。數字化時代的到來和全球市場的出現給專利法等知識產權法帶來了獨特的挑戰，然而，專利保護國際化的發展并未突破其地域性屬性，專利權人原則上仍以享有特定國家賦予的專利權為前提尋求權利保護。發達國家的專利權人認為專利權的地域性導致放縱境外市場的“侵權”行為，因此，美國在立法、執法上不斷突破專利地域性，對境外行為予以規制以保護美國專利權人利益。同時，美國國會通過修改美國專利法確立了具有域外效力的規則，美國專利權人也不斷尋求美國法院解釋立法對境外行為及損失予以救濟[2]。

2020年11月30日，習近平總書記在中央政治局第二十五次集體學習時的重要講話中指出，“要維護知識產權領域國家安全……要推進我國知識產權有關法律規定域外適用，完善跨境司法協作安排”[3]。未來15～20年，新技術的創新發展和擴散應用將處于持續加速期[4]，專利跨國保護的重要性與專利權地域性的矛盾日益突出。中國正逐漸向技術先進國、技術輸出國轉變，如何充分保護本國發明創新、保護國家和私人利益，必須仔細衡量法律政策，其中，如何構建中國專利法域外適用規則成為亟待回答的問題。中國立法是否可以借鑒美國模式，在保持專利權地域性的基礎上賦予專利法部分條款域外效力？對于美國專利領域的“301調查”和“337調查”等執法研究，中國學界取得了一定成果，而對于美國專利法立法本身的域外效力規則及美國法院的司法實踐，中國學者研究相對較少。

專利法的域外適用是指國家將具有域外效力的本國專利法規制適用于其管轄領土范圍以外的人、財產和行為的過程；一國行政機關或司法機關實現專利法域外效力的過程就是專利法的域外適用[5]。本文討論的專利法域外適用，區別于傳統國際私法上一國法院在處理涉外專利糾紛中對他國專利法的適用。同時，專利權是專利法范圍內的權利，因此，立法確立的專利法規則的域外效力意味著專利權在此規則范圍內享有域外效力。本文將聚焦美國專利法，介紹其專利法域外效力規則從無到有的發展歷程和美國法院的實踐并予以評析，一方面為我國構建專利法域外效力規則，積極利用司法推動全球知識產權治理提供借鑒，另一方面有助于中國企業知己知彼，防范在美國法院以侵犯美國專利權為由被訴，并為可能的被訴提供合理應對依據。

1 專利權的地域性與美國專利法域外效力規則確立

在過去的兩個多世紀里，國際政治經濟結構變化以及技術創新、組織創新等帶來了法律領域巨大變化，專利法領域被認為是美國近代法律發展中最不穩定的領域之一。

1.1 專利權的地域性與專利保護國際化

所謂專利權的地域性是指在一國境內根據該國法律所取得的專利權，只能在該國境內有效，受該國法律保護，不能得到其它國家當然的承認和保護，在沒有取得專利權的國家，人們可以隨意利用已知的智力成果，而不受法律追究[6]。關于專利權地域性之成因的經典理論解釋認為，專利權脫胎于封建特權，封建割據的地域性使得其只能在產生的地域內有效，而在資本主義國家追逐經濟目標的驅動下，這一性質一直延續至今，成為專利權等知識產權最基本的屬性之一[7]。一般認為地域性具有兩重意義:一方面在形式上限制了創造者享有權益的空間范圍，另一方面實質上它又是創造者享有權益的切實保障。

17世紀末到18世紀初，作為英國殖民地的美國承擔著英國制造業的半成品原料如木材、生鐵、羊毛等供應商的角色。這一切隨著美國獨立戰爭而發生變化，大規模地“盜竊”外國技術、機器設備和相關知識為美國工業化服務成為美國社會的常態，這一時期的美國法律和政策也為工業領域知識產權的“盜取”提供了寬松的環境。雖然1787年制定的《美利堅合眾國憲法》賦予發明專利一定期限內的獨占權，但1790年第一部美國專利法并沒有確保發明專利原創性的實質性條款，這也意味著一些進口商可以相對容易地將他人已在外國獲得專利的“專利”轉化為自己所有而獲得美國專利。甚至，馬薩塞斯州還專門為此類行為提供購買貸款，賓夕法尼亞州為從歐洲“盜取”技術的人發獎金[8]。同時，專利法否認外國人可以在美國獲得專利保護[9]。到19世紀中葉，美國已從專利的凈“接受者”轉變為凈“制造者”?；诖?，美國對專利保護的態度也隨之慢慢轉變。

1836年，美國國會開始要求專利申請人證明他們尋求美國權利的發明的新穎性，并創建了美國專利局審查申請。雖然旨在削弱從歐洲“盜取”技術的行為，但申請審查制無疑使得專利申請變得繁雜，同時，申請人往往需要付出高昂費用，使專利持有越來越成為“富人的運動”。在許多行業，專利被用作吸引資本的商業資產，進一步集中于大公司的創新活動[10]。與此同時，大國之間更加注重貿易往來，各國也逐漸意識到剝奪外國公民的知識產權成為阻礙自由貿易的重要因素。19世紀70年代，大國開始尋找避免專利等工業產權被“盜取”的方法。1883年《保護工業產業的巴黎公約》拉開了專利保護國際化的大幕，美國也在1886年加入該公約。巴黎公約確立了以互惠為基礎的國民待遇原則，以各國國內立法為基礎，堅守了專利權嚴格的地域性[11]。

兩次世界大戰使得國際知識產權保護基本處于擱置狀態。二戰后，美國在經濟和政治上成為西方世界無可爭議的領導者。隨著專利產品占出口產品比重逐年上升，美國實體越來越多地感受到知識產權國際協調的重要性[12]。但是，美國參與國際知識產權合作過程并未達到其原本意圖，美國支持創建的WIPO作為聯合國專門機構，到20世紀70年代成為發展中國家請求經濟發達國家給予知識產權優惠待遇的主要場所，此外，1975年發展中國家要求改革巴黎公約以滿足發展需要。當然，發展中國家的這些努力遭到美國的堅決反對。正是在這種不斷變化的背景下，美國企業開始利用私人訴訟將司法域外管轄作為跨國保護其專利權的可能途徑。

1.2 美國法院對專利法反域外適用推定原則的堅守

反域外適用推定原則是美國法院在解釋聯邦制定法域外適用問題時運用的一項法律適用規制，即“除非出現相反的意圖，否則國會的立法只適用于美國的領土管轄范圍[13]”。相較于商標領域，美國法院對專利領域法的域外適用是較為保守的。反域外適用推定原則在專利法領域的運用可以追溯到1857年，自此美國法院和國會在漫長的時間里一直將專利權保護限制在“美國領土范圍內”，這在早期的案例Brown v. Duchesne案和Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Moline Plow Co.案中都有所體現。

20世紀70年代的Deepsouth Packing Co.v.Laitram Corp.案(以下簡稱Deepsouth案)被認為是美國法院適用反域外推定原則的典型案例。Laitram公司起訴Deepsouth公司未經同意制造其擁有專利的去除蝦線設備的零部件并出口，然后在境外組裝成一臺完整的設備，該設備侵犯了其專利權。上訴人Deepsouth公司辯稱美國專利法并不禁止在美國國內生產專利產品的組成部分，將這些部分出口到國外進行組裝并使用。美國聯邦最高法院以5∶4同意了上訴人的主張。在John Mohr & Sons v. Vacudyne Corp.案中，美國伊利諾伊州北部東區地方法院同樣否認了對未經授權使用方法專利的美國專利法的域外適用。該案中，美國專利持有人擁有在卷煙制造過程中用于再存儲煙草的蒸汽工藝，Vacudyne公司未經其授權在美國境內使用這種方法進行生產，組裝和測試了一臺機器并銷往境外。盡管如此，法院裁定沒有發生任何侵權行為，因為制造與銷售的全過程并不是完全在美國境內發生的。在此期間，美國聯邦法院在涉及侵犯美國專利的設備在美國領土上的臨時存在案件中也反對域外適用美國專利法。在 Cali v. Japan Airlines, Inc.案中，美國噴氣發動機專利持有人起訴日本航空公司侵權，主要爭議問題是外國飛機在運送乘客和往返美國時是否需要支付美國的專利特許權使用費。美國紐約東區聯邦地區法院決定支持外國航空公司，理由是根據1944年《芝加哥國際民用航空公約》第27條，允許在另一國領空內臨時使用專利裝置。

總體而言，到20世紀70年代末美國法院仍堅持專利法反域外適用推定原則。維持這一立場的關鍵是美國法院確立的在美國境內界定受保護專利應滿足“全要件原則”，即要求生產、組裝、銷售等各階段行為都在美國境內發生。

1.3 美國國會專利法域外適用立法的例外突破

美國國會于1952年制定的專利法第271(a)明確規定，發明專利侵權除另有規定外，以屬地主義原則為限。此外，1948年的《司法及司法程序法》(Judiciary and Judicial Procedure)第1498(a)條和第1498(c)條從政府責任承擔角度也進一步明確規定，凡未經授權而使用或制造美國發明專利，該使用或制造是美國聯邦政府所為或為其需要而提供，專利權人可向美國聯邦法院對美國聯邦政府提起訴訟并請求賠償；若引起起訴理由的行為發生于國外則不適用該法。

20世紀70年代開始美國經濟增速下降，企業研發投資率持續下降。出于對美國經濟競爭力下降的擔憂，1974年美國國會先后修改關稅法第337條和貿易法第301條，并于1982年設立聯邦巡回上訴法院(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC)，專門審理專利、海關和政府合同相關索賠。

Deepsouth案對專利法域外效力的否定引發了廣泛熱議，美國國會在強大且高度協調的美國專利權人的壓力下于1984年修正了專利法，增加了第271(f)條。首先，第271(f)(1)條適用于“全部或基本部件”在美國制造并出口以進行境外組裝的情況。其次，國會通過第271(f)(2)條進一步超越了Deepsouth案，該規定將某部件打算在國外組裝成專利發明時沒有實質性非侵權使用的部件的出口定義為侵權。立法突破性地將境外組裝行為視為侵權，盡管存在國內聯系，但目標是針對從事零部件組裝出口的新興市場國家和地區，最終結果是規范專利的國外市場，因此，其被認為是美國專利法立法首次例外肯定域外效力的情形。美國參議院司法委員會報告指出，“當為外國提供部件以避開美國專利時，情況與在美國制造或出售創新產品是一樣的；該法案對于維護創新和投資環境是必要的”[14]。

1988年美國國會專利法修正案為管轄域外專利侵權又增添新基礎第271(g)條。雖然該條表面上是排除根據方法專利制造的產品進口到美國，實際上是保護美國的方法專利免于在境外被“使用”，在該條的約束下，當事人在美國境外使用該方法專利制造產品，然后出口到美國的行為須承擔侵權責任。在立法推動下，涉及域外主張的專利訴訟案件不斷增加。除上述條款外，專利法第105條關于外太空活動的規定，第271(b)條關于境外誘導侵權規定和第271(a)條中關于許諾銷售規定是否具有域外效力也在實踐上引起爭議。此外，第284條是否可以包含域外損害賠償也是一直以來存在爭議的問題。

總體上，美國國會對專利法的修正賦予部分規則以域外效力，這些修正案試圖彌補由于專利權地域性引發的漏洞。整體上這一時期的美國法院雖然積極參與跨國知識產權訴訟，但是，他們并不太積極主動地將本國專利法適用于域外。這一點與保護自身權利的“經濟民族主義者”的期望相違背，因此，美國企業再次游說政府積極參與國際合作。如今，可以看到美國以“301調查”和“337調查”為代表的國內行政手段，以Trips為代表的國際條約機制，以及與專利法域外適用制度相結合的美國專利權保護制度，都以維護美國利益為前提。

2 美國專利法域外適用司法實踐的限制與擴張

法院司法實踐是國家對外關系和對外政策的重要保障，這一趨勢在美國法實踐中體現得尤為明顯[15]。隨著立法的變革，美國專利權人不斷作為原告出現在美國法院，測試美國專利法域外適用的界限，但美國地方法院、聯邦巡回上訴法院和最高法院在評估此問題上存在不一致。鑒于篇幅限制，本文重點圍繞聯邦巡回上訴法院和美國最高法院的實踐展開分析。

2.1 美國聯邦巡回上訴法院限制專利法域外適用的實踐

首先，盡管專利法第271(f)條被認為賦予域外效力，但是，美國聯邦巡回上訴法院在多起案件解釋其適用范圍時仍然比較保守。在Waymark Corp. v. Porta Systems Corp.、Pellegrini v. Analog Devices Inc.、Cardiac Pacemakers Inc. v. St. Jude Med. Inc.等案中，聯邦巡回上訴法院均認為第271(f)節禁止出口專利發明的部件，以部件實際從美國運出為責任承擔前提，不包含方法專利索賠情況。例如，Cardiac Pacemakers案明確“鑒于國會幾乎完全沒有任何打算根據第271(f)節保護專利方法，而且國會明確打算推翻深南案的問題，反域外適用推定迫使我們不要將第271(f)節的范圍擴大到方法專利”。

其次，美國聯邦巡回上訴法院還狹義地解釋了第271(g)款的規定。例如，在Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals案中，法院確定該條文僅適用于通過方法專利獲得的有形產品進口，排除了根據方法專利產生的無形產品進口構成侵權的情形。根據Eli Lilly v. Cyanamid案解釋，方法專利的實質性變更不構成侵權。此外，法院明確指出，侵犯方法專利需要侵權人在美國境內履行該方法的所有步驟。在歷經7年的Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks Inc.案中，法院最終認為Akamai & Limelight作為互聯網內容服務提供商，由位于美國和全球各地數百或數千個服務器組成，在互聯網上執行的方法專利的各個步驟可以在不同地方執行，美國專利法無權對此予以管轄。

再次，對于“銷售”和“許諾銷售”，美國聯邦巡回上訴法院一般認為專利持有人必須能夠證明侵權實體出售或許諾出售“專利產品”，同時，專利產品的實際“銷售”必須在美國進行，單獨進行談判和執行銷售合同并不是根據第271(a)條構成侵權行為的銷售。此外，法院在一些案例中裁定，許諾銷售僅適用于在美國要約并實際在美國銷售的情形。如美國Rotec公司起訴Mitsubish公司在中國制造的塔式起重機侵犯其美國專利權，美國聯邦巡回法院認為，被控侵權者的合同簽訂等活動都是在中國進行的，根據美國法律，專利使用范圍僅限于美國及其領土，并且不能以國外行動為由認定侵權，其結論表明在美國提出要約是侵權的先決條件。

此外，禁令救濟是用于侵權補救的關鍵手段，禁令通常直接規制侵權行為。美國法院可以利用其權力授予禁令規范外國行為，但美國聯邦巡回法院在早先的案例中持謹慎態度[16]。在Spindelfabrik案中，法院指出由于機器都是在德國制造的，美國專利法是在美國防止侵權，因此，禁令不允許將美國專利法的范圍擴大到美國邊界之外，將其禁令適用于這些機器。在Int'l Rectifier Corp. v. Samsung Elecs. Co.案中，法院認為三星的行為并非在美國發生，因此，不受禁令限制。

最后，一直以來損害賠償的標準是一個爭議性話題。除因境外行為造成的境外損失外，在日益全球化的背景下，國內侵權行為可能影響海外市場，對于這些海外損失是否應該賠償也是現實問題。美國聯邦巡回法院對兩種情形下境外損害賠償的態度一直遵循否定觀點，嚴格遵守專利權的地域性。在Power Integrations Inc. v. Fairchild Semiconductor Inc.案中，被告境外的行為無疑影響了原告的海外銷售，但聯邦巡回上訴法院否定了專利權人追回境外利潤損失的訴求。在隨后的Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Grp案中，被告侵犯了原告專利并向第三方收取特許使用費，原告主張該部分海外特許使用費損失，法院認為此行為發生在境外并不構成專利法第271(a)條規定的侵權，而損害賠償應以構成法律上的侵權為前提，因此，損害賠償不成立。在WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.案(以下簡稱WesternGeco案)中，聯邦巡回上訴法院的態度也保持一貫性。

2.2 美國聯邦巡回上訴法院擴張專利法域外適用的實踐

首先，聯邦巡回法院在部分案件中對第217(f)條作出寬泛的解釋。在Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.案中，法院裁定即使在境內未組裝，僅為境外組裝而運輸關鍵部件并打算組裝也構成侵權；在Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.案(以下簡稱Eolas案)、AT&T v. Microsoft案(以下簡稱AT&T案)中，均裁定指出部件可以包括無形軟件，軟件復制可以構成軟件的“提供”；此外，在Life Techs. Corp. v. Promega Corp.案(以下簡稱Life Techs案)中，法院還裁定即使只有一個部件也引起構成實質部分而侵權。

其次，第271(g)條明確依據方法專利在境外制造產品并出口到美國的行為構成侵權。一般而言，美國法院關于專利糾紛的舉證責任遵循誰主張誰舉證原則，但在Creative Compounds v. Starmark案中，美國聯邦巡回上訴法院指出，在此種案件中，被告較原告更具有確定真實制造方法的優勢，基于公平原則，被告應揭示其制造方法，否則應承擔侵權責任。

再次，第271(a)條是關于在美國境內直接侵權責任的規定。一直以來，美國法院對該條款的理解一直堅持反域外適用推定原則。1994年的專利法修正案對第271(a)條增加了關于專利發明“進口”和“許諾銷售”也構成侵權的規定。但聯邦巡回上訴法院在Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc v. Maersk Contractors USA.Inc 案中突破性裁判認為，無論要約在何處發生，即使在世界各地進行談判，只要潛在的銷售可能在美國進行，就可能構成侵權。此外，特拉華州地方法院曾裁定只要要約在美國境內，即使銷售目的地不在美國也構成侵權。

此外，聯邦巡回上訴法院裁定，在美國境外發生的誘導行為可能引發專利侵權責任。在Merial Ltd. v. Cipla Ltd.案中，美國聯邦巡回上訴法院判決指出，如果外國當事方具有必要的知識和意圖，利用域外手段積極誘使在美國境內發生直接侵權行為，則該行為屬于第217(b)條規定的侵權行為。在Global-Tech Appliances Inc. v. SEB S.A.案中，法院進一步認為，被告關于專利有效性的認識并非引起侵權抗辯的理由。

最后，在1998年Johns Hopkins University v. CellPro Inc.案中，聯邦巡回上訴法院一改以往對境外行為發出禁令的謹慎態度，指出只要是為了阻止美國專利權被侵犯，對于一些本身并不構成直接侵權的境外行為，法院也可發出禁令予以規制。在隨后的涉外專利訴訟中，美國法院常常毫不吝嗇頒發域外禁令[17]。專利權人通過向法院申請域外禁令阻止境外侵權產品出口至美國，同時，美國法院發出的域外禁令不僅包含消極性禁令，也包括要求被告在域外積極履行特定行為的禁令。如在Micro International Ltd.v. Beyond Innovation Technology Co.案中，被告是中國臺灣地區的一家公司，其將產品出口至美國銷售，侵犯了原告關于轉換器的兩項美國專利，美國聯邦巡回上訴法院對此頒發的永久禁令不僅包括消極的禁止即禁止生產、使用、銷售、許諾銷售或出口至美國，也包括積極的禁止即要求被告在其境外生產的涉案產品貼上標簽，顯著地注明“不在美國銷售、使用，不出口至美國”。

2.3 美國聯邦最高法院專利法域外適用實踐

近20年來，美國聯邦最高法院尤為關注專利案件，同時，最高法院也開始解決制定法的反域外適用推定問題。鑒于聯邦巡回上訴法院在專利法域外適用問題上的不一致，美國最高法院在幾起相關案件中著力解決此問題。

美國聯邦最高法院在前期案件中一直保持謹慎態度。在AT&T案中，最高法院審查了兩個關鍵問題，計算機軟件是否構成第271(f)條的“部件”以及該軟件的復制是否構成“提供”，法院最終判定抽象意義的“軟件”不構成第271(f)條的部件；同時，法院進一步明確即使第271(f)條是具有域外效力的條款，但反域外適用推定仍然適用。Life Techs案提出一個問題即單個商品成分是否構成第271(f)條的實質部分，法院駁回聯邦巡回上訴法院的解釋，認為對“實質部分”作定量解釋更符合立法原意和條文邏輯，僅提供Taq聚合酶一個組成部分，因在數量上僅占總體組成元素的1/5，與法條規定的情形相去甚遠，故Life Tech公司不應當承擔侵權責任；但該案中法院并未提及反域外適用推定問題。此外，在2014年的Limelight Networks Inc. v. Akamai Technologies Inc.案中，美國聯邦最高法院認為若無他人完成系爭方法專利中所有步驟以構成專利法第217(a)條的直接侵權行為，則被告并未構成同法第217(b)條的誘導侵權。

WesternGeco案是美國最高法院在過去30年里首次審理涉及專利侵權損害賠償案件，該案顛覆了最高法院在專利法領域對反域外適用推定原則一貫的謹慎傳統。2018年6月22日最高法院以7∶2裁定這個歷經近10年的案件，判決被告ION公司補償原告WesternGeco公司海外利潤損失9 340萬美元。最高法院在分析該案時，適用了RJR Nabisco案確定的判斷制定法域外效力的兩步走方法，但是，跳過第一步(判斷是否存在美國立法機關的明確表述)，直接進行第二步，通過制定法規范的焦點判斷是否屬于該規范的域內使用。法院認為美國專利法第271(f)(2)條是原告提出專利侵權損害之訴和利潤損害賠償的法律基礎，本案必須將第271(f)條和第284條相結合，美國專利法第284條關注的焦點是“侵權損害結果”，最主要目的是使專利權人獲得基于損害的完全賠償，被告在美國境內制造零部件，故本案的焦點是被告的境內行為，因此，判給原告的利潤損失是對第284條的國內應用。戈薩奇和布雷耶兩位大法官共同撰寫了詳盡的反對意見，其中，布雷耶法官認為，因在美國境外使用發明而判決損害賠償，“可能會默許美國專利權人利用美國法院將自己的壟斷擴大到國外市場”。該案引發了美國學界的廣泛討論，反對觀點認為專利的過度賠償將導致非專利實體的興起，從而給創新帶來負面作用，而且，專利所有人本身不一定具有境外利潤的預期。支持的觀點則認為，此判決為美國專利權人的境外求償打開了大門，是對過去美國專利政策的反思和重整[18]。特拉華州地方法院認為，此案一定程度上意味著推翻了之前的判決。

3 美國專利法域外適用制度評析

在美國憲法框架下，美國立法、行政與司法在國內法域外效力的事項上，逐漸發展出某種程度上的相互借力和支撐關系，共同推動美國對外制裁法律機制的形成與強化[19]。美國專利法的域外適用以尊重專利權的地域性為前提，以效果原則為基礎，僅對部分類型的個別規則賦予域外效力，是一種有限度的域外適用。

3.1 美國專利法域外適用的謹慎與擴張

美國法的域外適用充滿了不確定性，行為類型、主體、經濟背景、社會因素、監管環境、法官背景等都會產生影響，這種不確定性自身反復變化。鑒于理論與司法實踐的分歧，美國國會不斷根據司法實踐和經濟發展狀況等調整立法，這一點在專利領域表現為自20世紀80年代以來，美國國會對專利法的不斷修正，逐漸從立法上擴大其域外管轄的基礎。但是，必須清楚地看到，美國在立法上仍以尊重專利權的地域性為基礎，僅針對境外組裝和境外依方法專利制造商品并出口到美國等行為，確立部分規則的域外效力。

同時，美國司法界在限制與擴張之間表現出不確定性與不一致性。美國司法界謹慎的原因是多方面的，除傳統上對國內法域外適用的擔憂外[20]，還有幾個因素影響美國法院的決定。首先，美國對專利權地域性特征的尊重，體現在對直接侵權的地域性遵守上；其次，專利權人可以通過國外專利注冊尋求國外專利保護救濟；再者，專利法的域外適用可能對專利的國際合作帶來障礙，如果其它國家也予以相同的反制，勢必對自由貿易造成障礙[21]；最后，美國專利法的域外適用可能在一定范圍內由于僅約束美國公司的境外組裝和境外投資制造等，而最終對總部設在美國的公司利益產生影響，其并不約束不出口到美國的境外侵權的外國企業，在長期競爭中這勢必對美國經濟造成不利影響[22]。但是可以看到，美國法院對專利法的域外適用建立在“效果原則”的基礎上，并不斷嘗試突破，逐漸對在境外組裝、境外誘導、境外制造并出口到美國的境外行為予以本國法的適用，在域外禁令救濟和域外損害賠償方面也不斷擴張邊界，甚至部分法院在一直僅適用于美國境內直接侵權領域的“許諾銷售”問題上有所突破。對此，美國理論界認為，首先，在美國經濟優勢下滑、國際知識產權合作乏力的情況下，擴張域外適用范圍與專利法促進科技創新的目的相一致，這種擴張將使美國能夠繼續在全球市場上制定專利保護與競爭規則而處于領先和主導地位[23]；其次，擴張不一定違反禮讓原則，美國專利法域外的有限使用可以防止對美國法的規避，也不會對外國創新造成影響；再次，其與外國的法律沖突也可能被夸大了，因為在巴黎公約等國際條約的努力下，各國國內專利法越來越趨于協調一致；此外，美國國會對第271條的系列修訂填補了跨國監管空白[24]。

3.2 美國專利法域外適用的維權功能與競爭功能

現代社會，單純地通過勝訴來實現維護自身權益、彌補損失的維權功能已經不再是許多企業參與訴訟的最主要目的，打擊競爭對手、爭奪市場份額才是其真實目的[25]。專利訴訟是富有公司的游戲[26]。近年來，美國專利權人常常采用申請“337調查”和法院專利侵權訴訟相結合的方法，雙管齊下開展專利訴訟活動。

如果被裁定違反“337”條款，則被申請人的產品將被禁止進入美國，但申請人無法獲得侵權賠償。相較而言，采用侵權訴訟的模式，可以既主張就侵權行為頒發禁令以禁止侵權產品的制造、使用、出售或加工，還可請求經濟賠償。相對于“337調查”一年左右的周期，聯邦地區法院審理專利案件的平均周期達25個月，加之美國專利訴訟的高額代理費、復雜的證據舉證規則等使得很多企業迫于壓力而轉向和解賠償。在NTP Inc. v. Research In Motion案中，聯邦巡回上訴法院一方面判決RIM公司作為加拿大企業不應適用美國相關法律，另一方面卻支持了NTP的權利主張。對于這一矛盾的判決，RIM向最高法院提起調卷令請求，但隨后案件以RIM支付6.125億美元作為補償和解結案?！?37調查”與專利侵權訴訟并舉的策略，使得企業可以將競爭對手永久性地從國內市場排除并獲得豐厚的賠償金，即使企業在專利訴訟中不能勝訴，也能暫時性地限制競爭對手產品進入本國市場，為搶占新市場創造有利時機[27]。

3.3 美國專利法域外適用對專利創新與維護國家利益并重的作用

林肯有一句非常形象的概括：“專利制度是給天才之火澆上利益之油?！睘榱斯膭罘e極創新，政府必須對市場競爭行為加以調節，從法律上給予創新者市場壟斷權，使其能從創新中獲利，從本質上講是對私權利的維護。美國通過立法確立具有域外效力的專利法規則，并通過司法強制力實現域外適用，進一步擴大了美國專利權保護的地域范圍，實現了更大程度上對美國專利創新的保護。

知識產權的商業價值很大程度上取決于相關法律。隨著全球化及互聯網的“無國界”，一些美國企業為了躲避美國專利制度而在外國設立子公司。美國的法律制度和專利政策逐漸認識到全球經濟的現實，通過建立具有域外影響的新框架，試圖保護專利政策最基本的前提即激勵創新，進而達到維護美國經濟利益的目的。對此，有美國學者總結道：“美國法的效力止于國界的時代一去不復返了……美國樂見這一趨勢。如果可以通過單邊立法并動用執行資源規制其它國家的人，超級大國無須征服更多土地，就可以擴大其利益”[28]。

但是，隨著進一步的發展，與其它領域的法的域外適用一樣，專利法的域外適用也難免帶來他國對本國主權利益的擔憂，在NTP案中，加拿大政府就表達了對美國專利法域外適用的不滿，認為這會對加拿大與美國間的禮讓原則產生不利影響。因此，美國法律體系不得不努力平衡國內經濟利益與對外關系，以及憲法規定公平性與合理性之間的關系[29]。但總體而言，對美國國家利益的維護仍是美國法院最主要的衡量標準。

4 美國專利法域外適用制度對中國的啟示

習近平總書記指出，當前中國正在從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權保護工作，促進現代化經濟體系建設，激發全社會創新活力，推動構建新發展格局。在當前發展背景下，有必要采取防御和建設共進的舉措，在防范美國專利法域外適用不良影響的同時，加快推進中國專利法域外適用制度建設。

4.1 積極防范美國專利法域外適用的不良影響

首先，在企業層面，應充分利用美國專利法域外適用制度的自限措施，維護自身合法權益。中國企業普遍缺乏對專利維權競爭功能的認識，面對境外專利訴訟時缺乏思想準備和具體應對措施，時常處于被動局面。鑒于美國專利法域外適用立法的相對模糊性以及訴訟帶來的競爭利益，美國法院在眾多專利訴訟中表現出不確定性較大的現象，相關案件為中國企業應訴抗辯提供了重要參考。中國企業在美國專利法域外效力擴張到自身時，應適時利用美國反域外適用推定原則、充分聯系要求、國際禮讓原則及正當程序要求等制度，主張美國專利法對中國企業不具有域外適用效力。此外，我國企業應審慎選擇合作伙伴，提高專利權法律風險防范意識，尤其是代工企業應盡量避免代工產品系非美國專利持有人的境外組織、方法專利制造等帶來的風險。

其次，在政府層面，應全方位設置相關專利風險防范與應對“安全閥”。知識產權規則競爭已經成為大國競爭的重要內容，美國知識產權全球治理呈現出從多邊向單邊發展的趨勢[30]。要應對美國法域外適用，必須先了解美國法律制度及其實際運作，做好必要的風險預警。目前，中國企業普遍不具備風險信息掌握能力，政府應積極引導中國企業提高對外合作中的專利風險防范意識，并主導構建服務中國企業走出去的國際專利風險預警機制[31]。2020年初中美達成《中美政府經濟貿易協議》，第一部分內容主要是中美知識產權保護對等化，其中，在司法協助方面提到“雙方應確保其法院最終判決的任何罰款、處罰、經濟賠償支付、禁令或其它侵犯知識產權的救濟措施，得到迅速執行”。美國特別善用禁令救濟，并且通過司法確認實現對域外經濟損害賠償的救濟，在可以預見的未來，中國必然面臨相關的美國專利判決執行問題。對此，中國人民法院應綜合運用公共政策保留等制度，對于損害中國國家利益、社會利益或重大私人利益的外國判決、裁定，采取拒絕或謹慎提供司法協助的行為。

最后，在非政府層面，應多主體聯動，加強相關研究，協助政府和企業做好風險預警與保障工作。專利法域外適用體現的國內法與國際法互動使得專利保障制度更為復雜，相關行業協會應積極配合政府和企業做好風險預警，同時，學界也應積極推進相關研究，為中國立法和企業“走出去”提供支持。高昂的訴訟費用是中國中小企業海外應訴最主要的障礙，一方面應建立知識產權訴訟費用保障，由行業協會采用企業互助發展的模式，根據企業出口額統計數據，設置一定比例提取作為知識產權應訴基金，發生相關訴訟時由行業協會從基金中提取一定金額予以扶持[32]；另一方面，鼓勵保險機構開展知識產權海外侵權責任險等業務，將海外侵權風險轉移給保險公司，并利用其海外服務網絡和專業渠道的法律資源應對侵權訴訟[33]。

4.2 適度推進中國專利法域外適用制度構建

首先，法律移植是近現代各國知識產權立法活動的重要路徑，同時，知識產權法律保護水平應以尊重國家科技、經濟發展水平為前提[34]。中國目前正處于專利引進大國和專利輸出起步國這一特殊歷史時期，一方面要應對因專利引發的美國制裁與訴訟，另一方面，在專利數量和質量飛躍發展的同時，中國企業存在專利保護意識薄弱的問題。美國在專利法域外適用問題上也是謹慎的，立法僅在境外組裝、境外制造、境外引誘等行為上確立有限的域外規則，在司法上由于對專利法域外適用的擔憂至今仍然具有不確定性。因此，中國專利法域外效力規制的確立應在體現中國理念和尊重專利權地域性的前提下，適度、有限地確立具有一定彈性空間的規則。當然，除實體規則外，也應重視禁令等程序規則的設計[35]。

其次，立法確立域外效力后，如何適用尤其是如何有效適用是關鍵。在私人專利法的域外適用中，私人發揮著重要作用。私人促進立法變革，并積極利用司法途徑實現維權和競爭雙重功能。當專利訴訟具有跨國特征時，誰贏誰輸可能會對某個經濟領域產生國際影響，尤其在一些高新技術領域如涉及公共衛生的藥品、通訊等方面，甚至會對整個國家的發展軌跡產生影響。因此，應積極調動中國專利權人的能動作用。

最后，司法具有填補立法漏洞、細化法律規定、適度擴張適用等積極作用[36]，應對全球風險，離不開國內法院的積極作為。美國法院從最初對專利法反域外適用的堅守，到逐步謹慎的域外適用，這種法律實施過程中的謙抑性做法也體現了對國際法的尊重。中國自2014年以來陸續在多地建立知識產權法院和專門的知識產權法庭，盡管法院和法官不具有直接造法功能，但在法律的解釋和適用上具有一定的能動空間。因此，在中國司法實踐中，應鼓勵法院結合具體案情，技術性地擴張專利法的域外適用。

5 結語

隨著經濟和貿易的全球化發展，工業產品的系統化、集成化程度越來越高，但知識產權仍然具有地域性特性，賦予專利權以域外效力成為美國、德國等發達國家平衡專利權地域性與全球保護間矛盾的重要手段。美國專利法的突破始于專利權人的利益訴求，并在一定程度上形成了立法、執法和司法共同作用的域外適用體系，以維護美國專利人利益和美國國家利益。適度的國內法域外適用有助于保護本國企業利益，也是一個國家影響國際法規則創設的有力工具?，F階段，中國努力推進中國制造向中國智造轉變，應謹慎防范走出去的知識產權風險。一方面中國企業應提高專利意識，同時，在美國專利法域外效力擴展到自身時積極采取應對措施；另一方面，“后TRIPS時代”知識產權保護具有多樣化、碎片化、單邊化等特點，中國作為新興專利創新國家，應借鑒美國等國專利保護模式，結合中國發展實際，制定具有中國特色的專利保護規則，保護中國專利權人利益，增強中國知識產權國際競爭力，并維護國家利益。同時，也應認識到單邊法律域外適用會對國際關系造成負面影響，不能忽視知識資源在全球的公平分配以及在此基礎上的全球正義。