非法使用他人技術秘密完成發明創造的權利歸屬問題研究

文 / 吉日木圖

一、引言

非法使用他人技術秘密完成的發明創造是指未經技術秘密權利人許可使用其技術秘密包含的技術方案所完成的發明創造。依據《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第九條：“使用商業秘密”的行為類型包括以下三種：第一類為被訴侵權人在生產經營活動中直接使用商業秘密；第二類為對商業秘密進行修改、改進后使用；第三類為根據技術秘密調整、優化、改進有關生產經營活動。以此類推，非法使用他人技術秘密完成的發明創造同樣可以被劃分為與前述“使用行為”相對應的三種類型，其中第一種為非法使用人直接使用他人技術秘密完成的發明創造，此時技術秘密包含的技術方案與發明創造相同或實質性相同。1. 此處技術秘密包含之技術方案與發明創造的同一性比對標準采取的是“相同或實質性相同標準”，其規范依據來源于《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（2020年修正）第十四條，即“當事人指稱他人侵犯其商業秘密的，應當對其擁有的商業秘密符合法定條件、對方當事人的信息與其商業秘密相同或者實質相同以及方當事人采取不正當手段的事實負舉證責任?！钡诙悶榉欠ㄊ褂萌藢夹g秘密包含的技術方案進行修改、改進后完成的發明創造，此時技術秘密包含的技術方案僅為發明創造中的一部分，二者并不完全相同。第三類為非法使用人根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成的發明創造，此時技術秘密包含的技術方案與發明創造完全不同。2. 此處非法使用人使用的技術秘密多為“試錯型技術秘密”，即此類技術秘密所包含的技術方案與一般常見的技術方案不同，其是通過大量試錯實驗得到的被排除的眾多不具有實施可能性的技術方案。非法使用人使用此類技術秘密便可在研發階段有效地節省試錯成本和研發時間，進而調整、優化、改進自身技術方案，最終憑借非法獲得的競爭優勢完成相應的發明創造。

針對前述三種不同類型發明創造的專利申請權以及專利權3. 如無特別說明，下文提及專利權時一般皆指代專利申請權與專利權。的歸屬會產生如下疑問：（一）就非法使用人直接使用他人技術秘密完成的發明創造，技術秘密權利人能否在主張商業秘密侵權損害賠償的同時，對該發明創造的專利權主張權屬。（二）就非法使用人根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成的發明創造，技術秘密權利人能否主張專利權權屬。（三）就非法使用人對技術秘密進行修改、改進后完成的發明創造，技術秘密權利人與非法使用人能否對其專利權的權屬主張共有。

鑒于此，本文認為有必要對技術秘密權利人以及非法使用人主張專利權權屬的法理基礎進行分析，并以此為依據確立針對上述各類型發明創造的權利歸屬規則，進而在技術秘密權利人以及技術秘密非法使用人之間形成分權制衡機制。希望該機制能夠在確保激勵創新和促進技術成果實施的同時，保障技術秘密權利人的正當權益。

二、技術秘密權利人主張專利權權屬的法理基礎：返還財產

非法使用人未經許可直接使用他人技術秘密完成發明創造之行為，以及就該發明創造申請專利之行為無疑皆是侵犯技術秘密的侵權行為，技術秘密權利人可以此為請求權基礎主張非法使用人承擔相應的侵權責任。在司法實踐中，對于被訴行為是否屬于侵犯技術秘密行為的判斷，一般遵循以下思路：第一，權利人主張的技術方案是否屬于其技術秘密；第二，被訴行為人是否屬于反不正當競爭法第九條調整的對象；第三，被訴行為人所使用的技術方案是否為權利人的商業秘密；第四，被訴行為是否屬于《反不正當競爭法》第九條規定的行為。4. 參見北京市高級人民法院知識產權庭課題組：《〈反不正當競爭法〉修改后商業秘密司法審判調研報告》，載《電子知識產權》2019年第11期，第70頁。

依此侵權判定思路對上述行為進行評判，可得如下結論：首先，本文討論的發明創造是基于他人技術秘密完成的，此處預設之前提便是權利人主張之技術方案屬于其技術秘密，故對于上述技術方案是否符合《反不正當競爭法》第九條第四款之規定的問題無需討論；其次，《反不正當競爭法》第九條第二款已將商業秘密侵權主體范圍由“經營者”擴充至“經營者以外的其他自然人、法人和非法人組織”，故上述非法使用人即便未“從事商品生產、經營或者提供服務”5.參見《中華人民共和國反不正當競爭法》（2019年修正）第2條第3款：“本法所稱的經營者，是指從事商品生產、經營或者提供服務（以下所稱商品包括服務）的自然人、法人和非法人組織?！币踩詫儆凇斗床徽敻偁幏ā返诰艞l調整的對象。再次，上述非法使用人用于完成發明創造、申請專利的技術方案直接來源于權利人的技術秘密，其并未對該技術方案進行修改，亦或僅做對同技術領域普通技術人員而言顯而易見之修改，故非法使用人使用的技術方案與權利人的技術秘密相同或實質性相同。6. 此處應由技術秘密權利人承擔舉證責任以證明用于申請專利的技術方案與其技術秘密相同或實質性相同。最后，直接使用他人技術秘密完成發明創造之行為應屬于“使用技術秘密行為”，就該發明創造申請專利行為應屬于“披露技術秘密行為”，二者皆屬于《反不正當競爭法》第九條規定的行為。前者實質上是將他人技術秘密轉化為發明創造，并據為己有的剽竊行為，其完全可以歸為一類損害技術秘密權利人專有使用權的非法使用行為；后者實質上是通過專利申請文件公開技術秘密，進而使技術秘密喪失秘密性、破壞權利人競爭優勢的非法披露行為。

實踐中，基于他人侵害技術秘密而主張專利權權屬被認為是除職務發明之外專利權權屬糾紛的請求權基礎之一。7. 參見焦彥、游美玲：《未經許可使用他人技術秘密申請專利的權屬認定》，載《人民司法·案例》2021年第14期，第90頁。這意味著，技術秘密權利人基于侵害技術秘密這一請求權基礎即可主張侵權損害賠償，也可主張專利權權屬。如此一來，便會產生如下問題：技術秘密權利人能否在得到侵權損害賠償的同時，主張相應發明創造的專利權權屬？

對此，在大連博邁科技發展有限公司與何某侵害技術秘密及專利權權屬糾紛案中，一審法院認為雖然侵害技術秘密的侵權行為可以產生專利權權屬爭議，但技術秘密與專利屬于不同性質的訴訟標的，技術秘密的侵權之訴和專利權權屬的確認之訴屬于兩個不同案由，不屬于同一法律關系，不應在本案中同時進行主張。8. 參見遼寧省大連市中級人民法院(2018)遼02民初246號民事裁定書；在與上述案件類似的上海凱賽生物技術研發中心有限公司等訴王志洲等侵害商業秘密糾紛案中，法院同樣認為：“原告關于被告將其持有的商業秘密與商業秘密相關的專利權或專利申請權轉讓給原告的訴訟請求屬于專利權屬糾紛，與本案不屬同一法律關系，本案依法不予處理”，參見山東省淄博市中級人民法院(2012)淄民三初字第183號民事判決書。此處，對于一審法院的裁判觀點至少可以得出如下兩種不同的解讀：一種為技術秘密權利人能在技術秘密侵權之訴中得到侵權損害賠償的同時，另行提起專利權確權之訴主張相應發明創造的專利權權屬；另一種為技術秘密權利人不能在得到侵權損害賠償的同時，主張相應發明創造的專利權權屬。二者屬于請求權競合的情況，權利人只能擇一進行主張，否則將會產生權利人獲雙重救濟，不法行為人承擔雙重責任的局面。

最高院在本案二審中則認為，將基于同一事實的不同法律關系在同一訴訟中解決有利于案件事實的查清，符合訴訟經濟的目的?？紤]到本案中原告起訴涉及的侵害技術秘密糾紛與專利權權屬糾紛在主要事實上的高度重疊以及裁判結果上的相互牽連，具有密切關系，應將上述兩訴合并在一個案件中予以審理。9. 參見最高人民法院(2019)最高法知民終672號民事裁定書。對于最高院的裁判觀點可以解讀出如下兩個層面的含義：第一，技術秘密權利人可以在主張技術秘密侵權損害賠償的同時，主張相應發明創造的專利權權屬；第二，技術秘密權利人能夠在技術秘密侵權之訴中一并提起專利權確權之訴，二者可以通過訴的合并在同一訴訟中得到解決。

對于侵占他人財產者，財產權人可以請求返還，而行為人應當承擔返還財產的責任，此乃正義法律所應有之義。10. 參見王洪亮：《原物返還請求權：物上請求權抑或侵權責任方式》，載《法學家》2014年第1期，第91頁。我國民法典正是基于此將“返還財產”歸為一類與“賠償損失”并列的民事責任承擔方式。11. 參見《中華人民共和國民法典》第179條第1款之規定。具體而言，行為人沒有法律或合同依據占有他人財產，因而構成無權占有，而無權占有必然是對他人財產利益的侵害，行為人需要就此承擔返還財產以及賠償損失的民事責任。申言之，如果此處財產已然滅失，被侵權人只能要求賠償損失；如果財產并未滅失，則被侵權人可以在要求返還財產的同時要求賠償損失。12. 參見《中華人民共和國民法典》第179條第3款規定：“本條規定的承擔民事責任的方式，可以單獨適用，也可以合并適用?！币约暗?57條規定：“民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發生效力后，行為人因該行為取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方由此所受到的損失；各方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。法律另有規定的，依照其規定?！边@意味著在一般民事責任的承擔方式中，返還財產與賠償損失是可以合并適用的?？紤]到民法典侵權責任編不僅保護有體物上的所有權與其他物權，同樣也保護民事權益以及無形權利，因此針對民事權益或無形財產的侵權行為，民事權益人或無形財產權人同樣也能要求侵權行為人賠償損失的同時承擔返還財產的民事責任。

技術秘密權利人對其技術秘密享有受反不正當競爭法保護的民事權益，該民事權益應為民法典侵權責任編保護之民事權益中的一類。13. 參見孔祥?。骸丁疵穹倓t〉新視域下的反不正當競爭法》，載《比較法研究》2018年第2期，第97頁。故當技術秘密權利人的民事權益受到不法侵害時，其民事責任的承擔方式同樣也可以適用上述民法典的一般規定，即被侵權的技術秘密權利人可以在主張侵權損害賠償的同時要求返還財產。此處，有觀點可能會認為，“返還財產”這一類民事責任承擔方式僅適用于有體物上的所有權或物權，對于其他民事權益或無形權利，并無財產返還之可能或需要，其通過損害賠償即可予以救濟。

對于絕大多數無形財產而言，侵權行為人確實無法通過占有的方式不法侵占此類財產，因此其也就無需通過返還財產的方式承擔民事責任。然而，單就技術秘密這類無形財產而言，其仍有返還之可能與需要。申言之，非法使用人未經許可直接使用權利人技術秘密完成發明創造并申請專利之后，技術秘密雖然已喪失秘密性進而失去恢復為技術秘密的可能，但該技術秘密中的技術方案卻以專利的形式確定了下來。此時無論是專利申請權還是專利權針對的技術方案與先前技術秘密中的技術方案并無實質性區別，技術秘密實質上已經轉化為專利。在這種情況下，只要變更專利權的權利主體即可完成技術秘密這一無形財產的返還，14. 針對專利申請權，技術秘密權利人可以依據《專利法》第二十四條第（四）項的規定，在非法使用人首次申請專利的六個月內自行將技術秘密中的技術方法重新申請專利，其在后的專利申請不喪失新穎性。這實質上可以起到同變更專利申請權權屬同樣的效果。但其有六個月的期限限制，與此同時，該規定并未明確在先不法專利申請應當如何處置。故此時通過返還財產的方式承擔侵犯技術秘密的民事責任具有可行性。除此之外，技術秘密侵權損害賠償額的確定歷來是商業秘密侵權糾紛中的難點問題。具體而言，鑒于舉證困難等因素，權利人的實際損失以及侵權行為人的侵權獲利普遍難以確定，而法定賠償的數額有限不一定能夠填平權利人的損失，懲罰性賠償的具體適用標準又有一定的門檻。15. 參見《中華人民共和國反不正當競爭法》（2019年修正）第17條第3款規定：“經營者惡意實施侵犯商業秘密行為，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額還應當包括經營者為制止侵權行為所支付的合理開支?！贝颂幫ㄟ^專利權權屬變更的方式將由技術秘密轉化而來的專利返還給技術秘密權利人能夠有效彌補上述技術秘密侵權損害賠償額難以準確確定的不足，故實踐中對于此種民事責任承擔方式是有現實需求的。

綜上，當非法使用人未經許可直接使用他人技術秘密完成發明創造并就該發明創造申請專利時，技術秘密權利人完全可以在侵權之訴中既主張侵權損害賠償，也主張相應發明創造的專利權權屬。此時發明創造系由技術秘密直接轉化而來，技術秘密權利人可基于此主張通過變更專利權權屬的方式返還原本屬于自己的無形財產。與此同時，因非法使用人未經許可披露技術秘密進而使其喪失秘密性，技術秘密權利人亦可基于此向非法使用人主張侵權損害賠償，只不過此處損害賠償數額的確定需要考慮上述無形財產業已返還的情況。

三、技術秘密非法使用人主張專利權權屬的法理基礎：對發明創造實質性特點的創造性貢獻

非法使用人未經許可根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造并申請專利之行為是否構成技術秘密侵權？技術秘密權利人能否對上述發明創造主張專利權權屬？這是本章需要回答的問題。而搞清楚什么是“根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案”16. 此處所謂“調整、優化、改進”之表述直接來源于《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第9條的規定。是回答上述問題的前提。

在生物醫藥化工領域，多數有價值的微生物、化合物、配方、工藝等技術成果皆是以實驗為基礎研發而來的，而研發此類技術成果有時前期需要投入大量的時間、人力、資金進行試錯型實驗進而排除絕大多數不具有可行性的技術方案。此處由大量試錯型實驗得到的不具有可行性的技術方案本身即為一種特殊的技術秘密。如若具有一定研發能力的第三人獲得并知悉此類技術秘密即可節省大量試錯成本進而有針對性地研發出相應的技術方案，此即前文所述的“根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案”的典型事例。概言之，此處非法使用人根據他人技術秘密調整、優化、改進的是其自身的技術方案，即使用人最終用于申請專利的發明創造與技術秘密完全不同，此時的技術秘密并未被轉化為專利。在美國的司法實踐中，與此類似的行為被法院界定為一種根據他人技術秘密“協助或加快研發”（assisting or accelerating research or development)自身技術方案的技術秘密使用行為。17. See General Universal Systems, Inc. v. HAL, Inc., 500 F.3d 444 (2007); Oakwood Laboratories LLC v. Thanoo, 999 F.3d 892 (2021).

對于非法使用人未經許可根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造并申請專利之行為是否屬于技術秘密侵權行為，仍需遵循前文所述的四個步驟予以判斷。首先，與前文所述的情況相同，此處預設權利人主張的技術方案屬于其技術秘密；并且，被訴行為人無疑可以被納入《反不正當競爭法》第九條規定的調整對象范圍內。

其次，需要判斷被訴行為人所使用的技術方案是否為權利人的技術秘密。對此，可能會有觀點認為，依據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《解釋》”）第十四條的規定，18. 《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第14條：“當事人指稱他人侵犯其商業秘密的，應當對其擁有的商業秘密符合法定條件、對方當事人的信息與其商業秘密相同或者實質相同以及對方當事人采取不正當手段的事實負舉證責任。其中，商業秘密符合法定條件的證據，包括商業秘密的載體、具體內容、商業價值和對該項商業秘密所采取的具體保密措施等?！睂⒈辉V行為人最終用于申請專利的技術方案與權利人的技術秘密直接進行同一性對比不能得出行為人構成技術秘密侵權的結論，故對于這種特殊的技術秘密使用行為無需進行同一性對比。然而，在蜂巢（武漢）微系統技術有限公司與張杰、武漢路得先科技有限責任公司侵害技術秘密糾紛案中，法院卻認為，雖然《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》（以下簡稱“《規定》”）第九條對使用商業秘密的行為作了部分的擴展，但并不意味著不需要就權利人主張的商業秘密與被訴行為人使用的信息或實施的相關行為作比對分析。如果省卻有關比對分析，將使得商業秘密侵權判斷可以建立在主觀臆測和推斷基礎之上，而這顯然不利于平衡保護被訴行為人的合法權益。19. 參見湖北省武漢市中級人民法院(2019)鄂01民初10090號民事判決書。

此處需要明晰的是，被訴行為人使用的技術方案與最終用于申請專利的技術方案并不相同，前者是需要與權利人技術秘密進行同一性對比的技術方案，是判斷侵權與否的關鍵；后者則是被訴行為人依據他人技術秘密進行調整、優化、改進的自身技術方案，其與前述侵權與否之判斷無涉。因此，即便《規定》第九條對商業秘密使用行為的范圍予以了擴充，技術秘密權利人仍需依照《解釋》第十四條的規定就被訴行為人使用的技術方案與權利人主張的技術秘密是否相同或者實質相同承擔舉證責任。不可否認的是，針對試錯型技術秘密，技術秘密權利人要證明被訴行為人獲得、知悉并根據此類技術秘密協助或加快自身技術研發進度這一事實存在一定的困難。故可以考慮適當減輕技術秘密權利人的舉證責任，通過舉證責任轉移的方式將一部分證明責任劃分給被訴行為人。20. 試錯型技術秘密權利人只要證明被訴行為人存在接觸技術秘密的可能性或者或者已實際接觸了技術秘密，且其技術秘密與被訴行為人自身技術方案的調整、優化、改進存在實質性的聯系，即可完成舉證責任。此時，被訴行為人需要舉證證明其已經按照科學研究規律完成相關試錯實驗。概言之，上述被訴行為人用于申請專利的技術方案雖然與權利人的技術秘密不同，但其在對自身用于申請專利之技術方案進行調整、優化、改進的過程中“使用”了權利人的技術秘密，故而可判定被訴行為人所使用的技術方案為權利人的技術秘密。

最后，根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造之行為應為一種“使用技術秘密行為”，屬于《反不正當競爭法》第九條的規制范圍；就該發明創造申請專利行為由于并未對技術秘密予以非法披露，技術秘密未喪失秘密性，故其不屬于《反不正當競爭法》第九條規定的行為。綜上，非法使用人未經許可根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造之行為是侵犯技術秘密的侵權行為，技術秘密權利人可以以此為請求權基礎主張非法使用人承擔相應的侵權責任。由此仍會產生的前文所述的問題，即技術秘密權利人能否對相應的發明創造主張專利權權屬？

此處需要說明的是，非法使用人根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造并非由他人技術秘密直接轉化而來，這里的發明創造與技術秘密存在對同領域普通技術人員而言并非顯而易見的實質性差異。故技術秘密權利人不能要求非法使用人以變更專利權權屬的方式“返還財產”。依據《專利法實施細則》（2010年修訂）第十三條之規定，發明人是指對發明創造的實質性特點做出創造性貢獻的人。21. 參見《專利法實施細則》（2010年修訂）第13條：“專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人?！币源祟愅?，技術秘密權利人能否主張專利權權屬關鍵在于其技術秘密是否對發明創造的實質性特點做出創造性貢獻。那么何為“發明創造的實質性特點”，何為“創造性貢獻”，是下文需要回答的問題。

依據《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2020修正)第六條的規定，“人民法院在對創造性貢獻進行認定時，應當分解所涉及技術成果的實質性技術構成。提出實質性技術構成并由此實現技術方案的人，是作出創造性貢獻的人?！?2. 參見《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020修正）第6條第1款規定。這里的“實質性技術構成”可以被理解為發明構思中的實質性技術要素，而“發明創造的實質性特點”則可以被理解為上述實質性技術要素中區別于現有技術的一個或多個技術特征。23. 參見崔國斌：《專利法：原理與案例（第二版）》，北京大學出版社，第460頁?！皠撛煨载暙I”則是一個很難從正面予以準確定義的形而上的概念，故從反面定義“創造性貢獻”或列舉“非創造性貢獻”的具體事例相對容易一些。例如，《專利法實施細則》第十三條即將“組織工作、為物質技術條件的利用提供方便或其他輔助工作”列舉為“非創造性貢獻”的具體事例；《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2020修正)第六條第二款則將“提供資金、設備、材料、試驗條件，進行組織管理，協助繪制圖紙、整理資料、翻譯文獻等”列舉為“非創造性貢獻”。在美國的司法實踐中，亦有法院嘗試從反面定義“創造性貢獻”，即“如果沒有它，那么最后的發明創造將不夠有效、不夠簡潔、不夠經濟或者存在其他缺陷”。24. See Mueller Brass Co. v. Reading Industries, Inc., 352 F.Supp. 1357 (1972). “To claim inventorship is to claim at least some role in the f inal conception of that which is sought to be patented. Perhaps one need not be able to point to a specif ic component as one's sole idea, but one must be able to say that without his contribution to the f inal conception, it would have been less-less effi cient, less simple, less economical, less something of benef it. ”

以前述試錯型技術秘密為例，非法使用人使用他人試錯型技術秘密的目的在于加快自身技術方案研發進度亦或節省自身技術方案研發成本。這意味著該型技術秘密對發明創造的實質性特點所作之貢獻與其他提供資金、設備、材料、試驗條件，進行組織管理，協助繪制圖紙、整理資料、翻譯文獻等非創造性貢獻無異。申言之，從行為效果來看，非法使用人使用他人試錯型技術秘密之行為實質與技術秘密權利人輔助發明人進行試錯實驗之行為并無差異。這說明構成發明創造的實質性技術要素中區別于現有技術的技術特征皆由非法使用人自行提出并實現。如果沒有該技術秘密，最后的發明創造不會不夠有效、不夠簡潔、不夠經濟或者存在其他缺陷。發明人只要投入足夠的時間與資金成本亦可自行進行相關試錯實驗進而最終完成發明創造。故此類技術秘密對后續發明創造的實質性特點僅做出了非創造性貢獻。

此處可能存在的疑問是，對于試錯型技術秘密之外的其他技術秘密而言，是否存在對后續發明創造的實質性特點有創造性貢獻的特例？非法使用人與技術秘密權利人均對發明創造實質性特點有創造性貢獻的情況實質上屬于前文所述的“非法使用人對技術秘密包含的技術方案進行修改、改進后完成發明創造之行為”，故針對本章所述的“非法使用人未經許可根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造之行為”而言，并不存在上述特例。

綜上，當非法使用人未經許可根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成發明創造時，技術秘密權利人僅能在侵權之訴中主張侵權損害賠償，而不能就此主張相應發明創造的專利權權屬。

此時發明創造的實質性技術要素中區別于現有技術的技術特征皆由非法使用人提出并實現，故非法使用人可基于此主張相應的專利權權屬。

四、技術秘密權利人與非法使用人缺乏共有專利權的事實與法律依據

非法使用人對技術秘密進行修改、改進后完成發明創造并申請專利之行為同前文所述直接使用技術秘密完成發明創造并申請專利之行為相同，二者皆為侵犯技術秘密的侵權行為。其中完成發明創造之行為屬于“使用技術秘密行為”，申請專利行為則屬“披露技術秘密行為”，技術秘密權利人可以就此主張侵權損害賠償。需要強調的是，對于上述行為是否屬于侵犯技術秘密行為的判斷，同樣需要遵循前文所述的四個步驟予以分析，只是鑒于此處“對技術秘密進行修改、改進后使用”與“直接使用技術秘密”在技術秘密侵權判斷上并無太大區分意義，故此處不再贅敘。

與非法使用人直接使用技術秘密完成之發明創造不同的是，此處發明創造的實質性技術要素中區別于現有技術的技術特征一部分直接來源于技術秘密，另一部分則由非法使用人自行提出并實現。因此，非法使用人與技術秘密權利人均對發明創造的實質性特點有創造性貢獻，二者皆可基于此主張相應發明創造的專利權權屬。如此便會產生以下疑問：技術秘密權利人與非法使用人能否對專利權權屬主張共有？

在天津青松華藥醫藥有限公司與華北制藥河北華民藥業有限責任公司侵害技術秘密糾紛上訴案中，法院認為，在各方當事人對爭議發明創造實質性特點均作出創造性貢獻的情況下，應看各方對專利實質性特點作出貢獻的大小，如若難以區分貢獻大小的，應當認定該專利權由非法使用人與技術秘密權利人共同共有。25. 參見最高人民法院（2020）最高法知民終871號民事判決書。若對上述法院的裁判觀點進行解讀，可以得出如下內容：第一，在非法使用人與技術秘密權利人對發明創造的實質性特點均有創造性貢獻情況下，應當以各方創造性貢獻的大小為依據進行專利權權屬的劃分；第二，在難以區分貢獻大小的情況下，發明創造的專利權權屬由雙方共同共有；第三，在能夠區分貢獻大小的情況下，發明創造的專利權權屬由雙方按份共有。26. 在天津青松華藥醫藥有限公司與華北制藥河北華民藥業有限責任公司侵害技術秘密糾紛上訴案中，最高人民法院并未明確表示專利權共有類別中存在按份共有這種形式，其判決書中的原文為：“鑒于現有證據無法區分青松公司、華民公司對涉案專利權的貢獻程度，故涉案專利權應由青松公司、華民公司共同共有”。按此邏輯反推，若現有證據能夠區分涉案雙方對專利權的貢獻程度，則涉案專利權應由雙方按份共有。上述判決書原文，參見最高人民法院（2020）最高法知民終871號民事判決書。針對上述裁判觀點，存在如下兩個方面的問題：第一，在專利權按份共有的情況下，應當如何在非法使用人與技術秘密權利人之間進行專利權權屬的分割？第二，認定發明創造的專利權由雙方共同共有的事實與法律依據是什么？

《專利法》第十四條、《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2020年修正)第十六條均未對專利權共有的具體性質作出明確規定，因此專利共有應當適用按份共有還是共同共有之規則目前仍處于模棱兩可的狀態。對此，有學者認為，“技術成果作為無形財產，不可能實行按份共有，但可以在利益分配上體現當事人關于比例約定的真實意思表示?！?7. 蔣志培：《依法審理技術合同糾紛案件》，載《中國發明與專利》2005年第1期，第40頁。也有學者認為，“區分共同共有抑或按份共有，是對財產權處分規則的區分，與物的物理處分應該沒有直接聯系?！?8. 崔國斌：《中國專利共有制度評述（上）》，載《電子知識產權》2010年第6期，第14頁。在法律沒有明確做出相反規定之前，應當接受兩種共有形態共存的現實。

需要明確的是，我國專利法是以單個專利為基本單位來構建整個專利制度的，而專利權權屬按份共有的前提是共有人可以對同一專利中的不同權利要求行使相互獨立的專有權。29. 參見崔國斌：《專利法：原理與案例（第二版）》，北京大學出版社，第480頁。概言之，按份共有專利權的前提是可以對專利權的權利要求予以分割，這正如著作權法意義上合作作品可由合作作者按份共有的前提是合作作品可以分割使用一樣。30. 參見《中華人民共和國著作權法》（2020年修正）第14條第2款：“合作作品可以分割使用的，作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權，但行使著作權時不得侵犯合作作品整體的著作權?！比欢?，至少在程序層面，我國專利法及其相關配套規定并未考慮專利中的部分權利要求可以分割使用的情況，故按份共有專利權權屬在實際操作中并不具有可行性。例如，依照《專利審查指南》的相關規定，31. 參見《專利審查指南》（2017年修訂）第五部分第九章第2.3條第一款：授予專利權后，專利權人隨時可以主動要求放棄專利權，專利權人放棄專利權的，應當提交放棄專利權聲明，并附具全體專利權人簽字或者蓋章同意放棄專利權的證明材料，或者僅提交由全體專利權人簽字或者蓋章的放棄專利權聲明。委托專利代理機構的，放棄專利權的手續應當由專利代理機構辦理，并附具全體申請人簽字或者蓋章的同意放棄專利權聲明。主動放棄專利權的聲明不得附有任何條件。放棄專利權只能放棄一件專利的全部，放棄部分專利權的聲明視為未提出。專利權人放棄專利權時，只能放棄一件專利的全部，放棄部分專利權的聲明會被視為未提出。又例如，在蘇玉英訴國家知識產權局專利無效行政糾紛案中，法院即援引了《專利審查指南》的相關規定，32. 參見《專利審查指南》（2017年修訂）第1部分第1章第6.7.2.2.(2)條：“申請人（或專利權人）因權利的轉讓或者贈與發生權利轉移提出變更請求的，應當提交轉讓或者贈與合同。該合同是由單位訂立的，應當加蓋單位公章或者合同專用章。公民訂立合同的，由本人簽字或者蓋章。有多個申請人（或專利權人）的，應當提交全體權利人同意轉讓或者贈與的證明材料?！泵鞔_“專利權進行轉讓時，應當經全體專利權人同意，專利權人之一無權處分該共有專利權?！?3. 參見蘇玉英訴國家知識產權局專利無效行政糾紛案，北京市第一中級人民法院(2001)一中行初字第86號行政判決書。上述事例意味著在實際操作中，專利共有權人并不能像傳統民法中按份共有人那樣自由處分自己的份額。綜上，在專利權利要求無法分割使用的前提下，專利權權屬不能按份共有，僅能共同共有。

依據《專利法》第八條之規定，34. 參見《中華人民共和國專利法》（2020年修正）第8條：“兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人?！焙献魍瓿傻陌l明創造，除另有約定的情況外，合作完成者為共同發明人。進一步而言，判斷一項發明創造是否由共同發明人共有，需要同時具備以下兩個要件：第一，發明人之間存在合作完成發明創造之合意；第二，發明人均對發明創造實質性特點做出創造性貢獻。概言之，此即為基于合作完成發明創造這一法律事實而共同取得專利權權屬之情形，可以將其簡稱為“合作專利共有”。除此之外，還有所謂“非合作專利共有”的情形，即基于繼承、繼受、合同等法律行為而共同取得專利權權屬。首先，專利權作為財產權中的一類，當專利權人死亡亦或權利終止時，其法定繼承人或者權利繼受人自然可享有繼承或繼受該專利權的權利，此時如若存在兩個以上的繼承或繼受主體，其即可基于繼承或繼受這一法律行為而共同取得專利權權屬。其次，專利權作為一類私權，專利權人亦可基于意思自治通過合同這一法律行為約定專利權共有。例如，個人或單位可通過出資委托其他個人或單位完成發明創造，并以合同約定專利權由雙方共有。又例如，兩個以上的申請人同日分別就同樣的發明創造申請專利的，可以通過協商的方式達成共同申請專利的合同，此專利申請獲得授權之后即可形成專利權權屬的共有。35. 參見《專利法實施細則》（2010年修訂）第41條第1款：“兩個以上的申請人同日（指申請日；有優先權的，指優先權日）分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協商確定申請人?！本C上，共有專利權需要基于相應的法律事實亦或相應的法律行為而形成，此處的法律事實為合作完成發明創造，法律行為則具體包括繼承行為、繼受行為以及合同行為。

依上文所述，非法使用人對技術秘密進行修改、改進后完成的發明創造若由非法使用人與技術秘密權利人共有專利權，則需基于相應的法律事實亦或法律行為。首先，就“合作專利共有”而言。非法使用人與技術秘密權利人雖然均對發明創造實質性特點做出了創造性貢獻，但二者之間缺乏合作完成發明創造之合意。此處所謂的“合意”是指雙方共同完成發明創造的主觀意愿，即合作雙方至少應當清楚自己正在同對方一道從事研究開發、發明創造的活動，其自身完成的工作是整個發明創造的一部分，并就此自覺自愿地對發明創造的實質性特點做出創造性貢獻。36. 參見崔國斌：《專利法：原理與案例（第二版）》，北京大學出版社，第455頁。然而，可以肯定的是，上述技術秘密權利人完全不了解非法使用人正在對其技術秘密進行修改、改進，其研究開發自身技術秘密時也不會認為該技術秘密是某一發明創造中的一部分，其也沒有在自愿自覺的情況下對發明創造實質性特點做出創造性貢獻，故非法使用人與技術秘密權利人缺乏合作完成發明創造之合意。其次，就“非合作專利共有”而言。非法使用人與技術秘密權利人之間不存在由繼承、繼受以及合同等法律行為產生相應專利權共有關系的可能性。此處需要強調的是，非法使用人可能基于相應的合同合法獲得技術秘密，37. 在天津青松華藥醫藥有限公司與華北制藥河北華民藥業有限責任公司侵害技術秘密糾紛案中，當事人雙方之間就達成了委托加工協議，青松公司委托華民公司生產氟氧頭孢鈉等產品，并依照雙方協議約定提供了相應生產技術，即該案涉及的技術秘密。參見最高人民法院（2020）最高法知民終871號民事判決書。但該合同顯然并未就“對技術秘密進行修改、改進后完成發明創造并申請專利之行為”達成合意，故非法使用人與技術秘密權利人之間不存在以合同行為形成專利權共有的可能性。

概言之，就非法使用人對技術秘密進行修改、改進后完成之發明創造的專利權權屬而言，即便非法使用人與技術秘密權利人對發明創造的實質性特點均有創造性貢獻，也不能以此為依據由雙方共有專利權，因為技術秘密權利人與非法使用人缺乏能夠形成專利權共有關系的法律或事實依據。那么接下來的問題便是此處專利權應當歸屬于非法使用人還是技術秘密權利人？

要解決上述問題既需要兼顧技術秘密權利人的財產利益, 又要保護非法使用人的創造性貢獻，故需要在技術秘密權利人以及非法使用人之間尋求利益平衡點。鑒于此，本文認為將專利權歸屬于非法使用人是解決上述問題的最優進路。詳言之，首先，將專利權歸屬于非法使用人具有正當性。盡管傳統民法理論中存在所謂的“侵權行為不能產生合法權利”的學說，但是與之相左的事例也并不少見。例如在著作權法領域，非法演繹作品同其他作品一樣可以受到著作權保護。除此之外，從純粹的功利主義的角度而言，非法使用人對技術秘密進行修改、改進后完成發明創造并申請專利的行為實質上為社會公眾帶來了全新的技術方法，而這在某種程度上是能夠促進技術進步、增進社會整體福利的。其次，技術秘密權利人即便不能主張專利權權屬，也可以通過其他途徑得到一定的補償。具體而言，技術秘密權利人可以提起技術秘密侵權之訴，并就此主張侵權損害賠償。除此之外，依據《專利法》第七十五條第（二）項規定，38. 參見《中華人民共和國專利法》（2020年修正）第75條：“有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：……（二）在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的；……?！奔夹g秘密權利人在其原有技術秘密范圍內享有先用權，故在發明創造獲得專利權授權后其仍可在原有范圍內繼續使用原技術秘密。

五、結論

非法使用人未經許可直接使用他人技術秘密完成的發明創造系由他人技術秘密直接轉化而來。技術秘密權利人可以在侵權之訴中主張侵權損害賠償的同時，主張通過變更專利權權屬的方式返還原本屬于自己的無形財產，此時發明創造之專利權權屬應歸屬于技術秘密權利人。非法使用人未經許可根據他人技術秘密調整、優化、改進自身技術方案后完成的發明創造的實質性技術要素中區別于現有技術的技術特征皆由非法使用人提出并實現，故技術秘密權利人不能就此主張相應發明創造的專利權權屬，此時發明創造之專利權應歸屬于非法使用人。非法使用人未經許可對技術秘密進行修改、改進后完成的發明創造，非法使用人與技術秘密權利人雖對其的實質性特點均有創造性貢獻，但由于雙方缺乏能夠形成專利權共有關系的法律或事實依據，故其不能由雙方共有。此時，專利權權屬可由非法使用人主張，技術秘密權利人則可依據《專利法》第七十五條第二款主張先用權抗辯。