關于同日申請發明專利和實用新型專利的相關問題探析

蘇吉英

上海發電設備成套設計研究院有限責任公司，上海 200240

《專利法》第九條第一款規定：“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權?！蓖丈暾埌l明專利和實用新型專利制度是我國《專利法》有別于其他國家、組織的獨有法條，本條款立法本意是使發明創造盡快獲得保護，并避免重復授權。

自2008年同日申請制度增加到《專利法》第九條以來，隨著實踐的增加，同日申請的條款不斷完善，但因為同日申請的情況復雜，在實際的操作過程中尚存在很多不清楚和可爭議的問題。俞可嘉研究了同日申請的實用新型專利處于等待恢復等年費滯納金等不同法律狀態下，對發明專利是否能獲得授權的影響，認為因年費未繳納或年費繳納不足而處于等待滯納金狀態、恢復期狀態時，可分別通過及時繳納滯納金、請求權利恢復實現實用新型專利的有效狀態，然后根據《專利法》第九條第一款的規定對實用新型專利提出主動放棄從而獲得發明專利的授權［1］；胡琳萍等人研究了在后發明專利要求在先發明專利的優先權，因與在先申請發明專利同日申請的實用新型專利已經授權，從而在后發明專利只能通過縮小保護范圍來獲得授權的案例，并提出了兩種解決方案：一是在后發明申請同時要求在先申請的發明專利和實用新型專利的優先權，二是在后發明和在后實用新型申請同日提交，并均同時要求在先發明和在先實用新型的優先權［2］；趙曉東等人通過研究同日申請專利的數量和比例，發現同日申請呈逐年遞增趨勢；通過研究同日申請企業申請占比及專利運營情況、授權維持率等指標，認為同日申請專利的以上指標均領先于非同日申請專利，進一步確認了同日申請的活躍度及對企業激勵創新的作用［3］；林清源針對同日申請任意一份請求書遺漏同日聲明或者任意一份專利申請文件出現缺陷，將導致申請人的專利權保護范圍受到影響甚至無法獲得授權的問題，提出了針對紙質申請只提交一份請求書，針對電子申請以“同日發明和實用新型申請”的特定類型填寫請求書的系統和流程優化建議［4］；陳祎通過分析同日申請的發明專利和實用新型專利授權的兩個案例，一是同日申請的發明專利早于實用新型專利而先獲得授權的情形，二是同日提交申請的發明專利和實用新型專利的授權日期非常接近，那么就可能存在發明專利授權通知發出時間早于實用新型專利授權日的情形，導致不適用《專利法》第九條第一款的情形，提出了完善審查標準，加強同時申請專利的信息關聯，完善審查標準，在實用新型專利審查時需同時注意“禁止重復授權原則”，對可能重復授權實用新型專利做出駁回決定，以及適時取消禁止重復授權原則的例外情況的建議［5］。

本文闡述了對同樣的發明創造同日提出發明專利申請和實用新型專利申請（以下也稱“同日申請”）的意義，并通過對同日申請的實用新型專利期限屆滿是否影響發明專利的授權，以及發明專利被宣告無效后實用新型專利能否繼續維持兩種情況的分析，對同日申請制度提出了完善建議。

一、同日申請的意義

專利申請人自專利授權后獲得專利權，即授權公告日后，發明創造可以獲得完全的專利保護。而發明專利從申請到授權要經過實質審查，大約需要3年的時間。發明專利在申請日至公開日這段時間，發明創造處于保密狀態，他人無法獲知專利技術，此階段若有人實施同樣的技術，專利申請人只能待授權后禁止他人使用。發明專利在申請日后18個月公開，申請專利的技術方案公開后，公眾皆可在專利查詢網站上獲得專利技術內容，此階段若有人實施專利的技術方案，按照《專利法》第十三條規定，專利申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用，但是2020年發明專利平均授權率在40%左右，因此存在極大概率的駁回可能。若申請的專利技術不能獲得授權，則意味著專利技術方案為現有技術，使用現有技術無需支付費用。因此，在發明專利公開至授權的這一階段，也被稱為專利的臨時保護期，保護效力比較弱。

而同時申請發明和實用新型就能很好彌補這一缺陷，按照實用新型專利授權周期1年，發明專利授權周期3年計算，見下圖1。

圖1 發明專利與實用新型專利的授權時間圖

按照圖1所示，同樣的技術方案同一天提交發明專利申請和實用新型專利申請，實用新型專利通常12個月內可獲得授權。發明專利自申請日起18個月公開，在發明專利公開時，同日申請的實用新型專利已經獲得授權，技術方案已經得到了實用新型專利權的完全保護。因此如果他人在發明專利臨時保護期內實施專利技術，專利權人可通過授權的實用新型專利進行維權。而在發明專利通過實審具備授權條件時，可通過主動放棄實用新型專利權而獲得發明專利授權，從而使發明創造獲得20年的保護期。因此，通過同日申請的方式可以很好地保護專利技術。

二、案例分析

（一）同日申請的實用新型專利期限屆滿后，發明專利是否可以獲得授權？

根據《專利法》第九條規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利的，可以授予發明專利權”。法條的引申含義即為：對于同日申請的發明專利和實用新型專利，如果在發明專利授權前，實用新型專利權已經終止，則不能授予發明專利權，否則即為重復授權。實用新型常見的終止方式有兩種，一種為主動放棄，另一種便是期限屆滿。實用新型專利保護期為10年，10年的時間發明專利尚不能授權雖是小概率事件，卻是不無可能發生的事情。尤其近幾年同日申請受到越來越多專利申請人的青睞，同日申請的專利數量急劇增長，與此同時審查員的業務量急劇增加，按照當前的審查原則，同日申請的發明專利延期審查，那么就有可能存在發明專利授權時實用新型已經期限屆滿的情況。那么這種情況下的發明專利能否授權？如果授權，就是在沒有放棄實用新型專利權的前提下而授予發明專利權，那么便是同樣的發明創造被授予兩項專利權，與法違背。如果不授權，即實用新型期限屆滿之日發明專利申請即視為撤回，這樣做也不合理，本來申請人可以通過發明專利授權獲得20年的保護期，因為審查周期長的原因縮減為10年，申請人權益受到影響；但如果不這樣做，對于公眾來說，通過檢索發現實用新型專利權已經屆滿，那么當然就可以自由實施實用新型專利技術，但這么做的話，就侵犯了發明專利權或者落入了發明專利臨時保護期內。因此，不論是授權還是不授權，都存在不合理的地方。

針對以上問題，建議《專利法》在修訂時進一步完善，例如，可以考慮第九條第一款增加“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，發明專利須在實用新型專利的有效期內完成結案；對于在發明專利結案前放棄實用新型專利權的，發明專利申請視為同步撤回”的相關規定。

（二）同日申請的發明專利被駁回后，實用新型專利繼續維持有效是否合適？

實用新型專利因不經實質審查相對容易授權。同日申請的發明專利申請因不具備專利性而被駁回，那么實用新型專利的存在是否還有必要呢？這個問題是很多人爭議的焦點，實際上，發明專利和實用新型專利不只是保護時間不同的區別，在創造性的判斷上也有明顯的不同。以無效宣告為例，在無效宣告程序中，實用新型專利與發明專利創造性的判斷在技術領域和引用的對比文件數量上都有所不同。根據審查指南關于實用新型專利創造性審查的規定，實用新型專利的創造性標準應當低于發明專利的創造性標準，主要體現在技術領域和現有技術引用數量的不同。技術領域上的區別在于，實用新型專利傾向于僅考慮該實用新型所屬的技術領域，而發明專利不僅要考慮該發明所屬的技術領域，還要考慮與此相近或相關的技術領域，甚至還要考慮因為解決該技術問題可能促使技術人員去尋找技術解決手段的其他領域?，F有技術引用數量上的區別在于，在評價專利的創造性時，實用新型專利通常只要求引用一兩項現有技術，而發明專利則可引用多項現有技術。

在“孫某訴安徽某園林綠化公司侵害其實用新型專利權案”中，安徽某園林綠化公司提出孫某曾就相同的技術方案同時申請發明專利和實用新型專利，發明專利因為不符合授權條件被駁回，因此認為同日申請的實用新型專利也不具有專利性，因而主張不侵權。最高法沒有因為發明專利被駁回而直接認定同日申請的實用新型專利不具備專利性，而是認為孫某就同一技術方案同日申請發明專利和實用新型專利，發明專利申請因不具備創造性而未獲授權且其法律狀態已經確定，需要考慮審查員對發明專利創造性的審查標準是否超越同案實用新型專利授權條件的審查標準，如果未超越，則實用新型專利不應受法律保護；如果超越，則不能據此直接認定同案實用新型專利權不應受法律保護。

由此可見，發明專利的審查標準要遠高于實用新型專利。同日提出申請的發明專利和實用新型專利，如果發明專利被駁回是因為被引用的對比文件是相近或相關的技術，或者引用了3篇以上的對比文件評述其創造性，那么實用新型專利因為創造性要求相對較低，還是有可能繼續維持有效的。那么結果就是同日申請的發明創造雖然失去了發明專利權的保護，卻可依然獲得實用新型專利權的有力保護。

從這一角度來看，發明專利和實用新型專利對于一項發明創造的保護各有其優缺點，發明專利保護時間長，而且經過實質審查，權利也更加穩定；而實用新型專利雖然保護時間短，但是在授權及無效階段的創造性判斷標準上均明顯低于發明專利，所以其更容易獲得保護。因此對于同日申請的發明專利和實用新型專利，不能簡單認為發明專利因不具專利性被駁回，則實用新型專利也失去了保護意義。

三、結論

（一）發明專利保護時間長、實用新型專利授權速度快，同日申請可充分利用兩種專利類型的各自優勢，對專利技術可以進行更為完善的保護。

（二）考慮到同日申請的發明專利延期審查可能發生發明專利尚在審查中但實用新型專利已經期限屆滿的情況，鑒于此，建議《專利法》未來修改時可完善第九條的現有規定，考慮增加“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，發明專利需在實用新型專利的有效期內完成結案；對于在發明專利結案前放棄實用新型專利權的，發明專利申請視為同步撤回”的相關規定。

（三）因為發明專利創造性判斷的標準要高于實用新型專利，因此可能存在同日申請的發明專利被駁回，而實用新型專利卻能在無效宣告程序中依舊維持有效的情況，一項發明創造選擇發明專利還是實用新型專利來進行保護，需要根據技術的具體創新情況來判斷。