售賣正品也可能侵犯商標權

李遼

編者按：

在推進全面依法治國不斷深入的大背景下，企業法治建設持續發展。對關鍵領域及核心技術的知識產權保護不斷加強，對有再生希望的企業進行破產重組，為推動依法合規治企提供指導和借鑒。本刊邀請法學專家、法律學者、專業律師等，針對一些典型案例進行解析，以期對企業法治建設與合規管理、風險防控、高質量發展提供參考。

對于消費者而言，商標可以區別不同的商品和服務來源，還具有商品品質保證等衍生功能。隨著社會經濟高速發展，針對商標的侵權方式和行為越來越多，對商標的品質保證功能形成破壞，對商品及品牌聲譽造成損害。

近年來，正品分裝行為在市場上較為常見，由此引發的商標侵權糾紛也成為焦點。該行為是指未經商標權人許可擅自將其商品分別裝入貼附有其相同商標的包裝中，并將分裝后的商品進行再銷售的行為。如引發關注的“不二家糖果案”，該案被告將不二家品牌的散裝糖果分裝到自行購買的帶有原告商標的包裝盒，在實體店及網店銷售，最終法院認定此行為侵權?？唆敳獫櫥瑒┓盅b商標侵權案也是近期典型的正品分裝銷售侵害商標權案件，2022年4月入選上海知識產權研究所評選的“2021年中國十大最具研究價值知識產權裁判案例”。該案對于正品分裝銷售行為的商標侵權判定以及厘清知識產權刑民交叉案件中的證明標準與事實認定，具有一定價值。

克魯勃潤滑劑分裝商標侵權案中，原告克魯勃潤滑劑（上海）有限公司（下稱“克魯勃上海公司”）系“克魯勃”系列注冊商標權利人，被告分別為上海信裕潤滑技術有限公司（下稱“信裕公司”）、該公司法定代表人鄒某以及員工袁某某。

鄒某未經克魯勃上海公司許可，指使袁某某等人銷售假冒“克魯勃”品牌潤滑劑，并向他人定制小罐，將大罐正品克魯勃潤滑油分裝成小罐潤滑油，加貼自行委托印制的假冒原告注冊商標的標識后予以銷售。原告認為，被告的灌裝、分裝行為侵害了其商標權，故訴至法院，請求判令三被告立即停止商標侵權行為，連帶賠償原告經濟損失2500萬元及合理費用25萬元。

三被告辯稱，原告主張的灌裝行為已在另案刑事訴訟中進行認定，并由相關人員承擔了刑事責任；分裝的潤滑油系信裕公司通過合法渠道購買的“克魯勃”品牌正品，涉案分裝行為中的商標使用屬于指示性合理使用，故分裝行為不構成侵權；鄒某、袁某某作為公司員工系職務行為，不應當承擔侵權責任。

一審法院經審查認為，關于被告信裕公司將大罐“克魯勃”品牌潤滑油分裝成小罐“克魯勃”品牌潤滑油的行為：1.被控分裝小罐上貼附商標，是為了向客戶表明分裝后的小罐潤滑油來源于克魯勃品牌權利人，以便獲取更高額利潤，并非為了說明、描述、指示商品而正當使用涉案商標，此種標識添附行為并沒有改變商標的來源識別功能，故不屬于指示性使用等合理使用，應構成商標性使用。2.被控分裝行為破壞了商標的品質保證功能。商品分裝行為會涉及正品包裝抑或產品本身的改變，使得分裝后的商品不同于原來的商品，而權利人已經失去了對商品品質的控制，這種改變可能會直接影響甚至損害到權利人商品的聲譽。尤其對于潤滑油這種儲存條件、內在精細度要求較高的產品來說，商標的品質保證功能更容易受到損害，使相關公眾對該商品的認可度和信賴度降低，在一定程度上會損害原告的品牌聲譽。3.被控分裝行為不適用商標權利用盡原則。適用商標權利用盡時，使用人必須保證商品來源于商標權利人，且銷售中不能對商品進行任何形式的改變，不能影響商標的來源識別功能和品質保證功能。被控分裝行為破壞了潤滑油的包裝，或將低等級潤滑油標識為高等級潤滑油，損害了產品的質量和商標權利人的信譽，不能適用商標權利用盡原則。綜上，涉案分裝行為屬于商標法第五十七條第七項“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的”商標侵權行為。二審法院維持原判。

【專家點評】

正品分裝行為的商標侵權判定思路

本案焦點

一、區分“商標使用”與“商標指示性合理使用”

商標法意義上的“商標使用”是指將商標用在商品、商品包裝或廣告宣傳等商業經營活動中，其目的在于識別商品來源?！吧虡酥甘拘院侠硎褂谩币脖环Q為“商標被提及的合理使用”，通常適用在產品修理、零配件制造、產品銷售、產品組裝等商業領域中，是指在誠信的前提下，經營者為了客觀地說明商品或者服務的特點、用途等，在生產經營活動中善意地使用他人商標的行為。例如：耳機生產商為了表明所生產的耳機與某些品牌手機的適配性，可以合理地使用“適用于 iPhone、華為手機”等來介紹自己的產品，但該種使用需注明“適用于”“兼容于”等指示性詞匯，并以合理正當為限。換言之，指示性使用他人商標的目的在于說明自己商品的特點，而并非識別商品來源。

從行為本身來看，正品分裝行為的目的在于向消費者展示商品來源，而非介紹商品特性。因此，正品分裝銷售時貼附商標的行為不屬于指示性使用。

本案中，如果信裕公司在正品分裝品上附以其他商標，如信裕公司的商標，則可能構成商標法第五十七條第五項規定的“未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的”情形，也就不再是簡單的分裝行為。但信裕公司并未在分裝品上附以其他標識，也沒有說明商品系分裝而來，而是始終以“克魯勃”商標對外推廣、銷售。因此，其分裝并在分裝品上貼附權利人商標的行為，顯然是將其作為商標使用，目的在于識別商品來源，屬于商標法意義上的“商標使用”。

二、正品分裝行為不適用“商標權利用盡原則”

因為分裝的是正品，所以在此類侵權案件中，被告基本會以“合理使用”及“商標權利用盡原則”作為抗辯理由。但權利用盡原則不僅要求商品來源于商標權利人，且銷售中不能對商品進行任何形式的改變，通俗來講，就是怎么買進就怎么賣出。如果買進商品后又對其進行重新改造、包裝變更等，就可能導致商品性質發生變化，從而影響商標權利人對商品品質的控制及對商標所有權的享有。

因此，正品分裝行為的產品雖來源合法，但在銷售時卻將受到破壞的商品進行包裝，分裝后的產品不僅包裝規格區別于正品，質量也無法保證，損害了正品產品質量和權利人聲譽。因此，正品分裝行為不適用“商標權利用盡原則”。

侵權判定的不同思路

商標的主要功能在于識別商品來源，因而是否造成市場混淆歷來是判定侵權與否的重要標準。本案中，法院并未對是否造成混淆予以評述，而是重點分析并認定正品分裝行為破壞了商標的品質保證功能，從而認定構成侵權。那么，對于正品分裝銷售行為進行侵權判定，是應該以“混淆可能性”還是“破壞商標的品質保證功能”為思路呢？

本案考慮了潤滑油的特殊性以及分裝對潤滑油質量影響的可能性，認為分裝行為可能讓商品性質產生改變，進而損害商標品質保證、信譽承載的功能。同樣，“不二家糖果案件”中，原告認為被告使用的包裝質量明顯差于正品產品包裝質量，損害了原告商標的品質保證和信譽承載功能。審判這兩個案件的法院均認為重新包裝轉銷行為破壞了權利人同標商品品質的統一性，進而構成了對商標品質保證功能的損害，屬于商標法第五十七條第七項規定的“給他人的注冊商標專用權造成其他損害”，構成商標侵權。

此外，本案一審法院適用商標法第五十七條第七項裁判的同時，又說明“涉案潤滑油灌裝及分裝后，被銷售給信裕公司客戶，進入市場流通，該行為中包括了委托制作假冒標識并使用在商品上最后銷售的過程，商標法第五十七條第一項及第七項規定已可以對此進行評價，無需再適用第三項、第四項規定單獨評價”。

可見，本案一審法院亦認可涉案分裝行為可由商標法第五十七條第一項評價，即認可正品分裝行為屬于“未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”行為，因而在侵權判定時不適用混淆性判斷。這點不同于“不二家糖果案件”的審判思路，無論是否造成市場混淆，只要正品分裝行為侵害了商標的品質保證功能，也可認定為侵權。

在上海市普陀區人民法院一審、上海知識產權法院二審的“五芳齋”禮盒粽案中，二審法院認定將散裝粽裝入假冒禮盒中對外銷售，會使公眾對禮盒粽商品產生混淆誤認，破壞禮盒上注冊商標與禮盒內商品的來源指示關系，侵占正品禮盒粽的市場份額，對上訴人通過注冊商標在禮盒粽商品上積累的商業聲譽產生不良影響，適用了商標法第五十七條第二項及第七項來認定該行為構成商標侵權。

以上3個案件雖然結果均是判定構成商標侵權，但其中審判思路和法律適用不盡相同?！翱唆敳浮睂煜龁栴}避而不談，僅從破壞商標的品質保證功能角度認定構成侵權；“不二家糖果案”明確認定判定商標侵權無需以產生混淆可能性為必要前提，只要破壞了商標的品質保證功能即可認定構成侵權；“五芳齋”案對是否破壞商標的品質保證功能并未進行認定，而是認為分裝后的禮盒同正品禮盒不同，是在相同商品上使用了近似商標，因此從市場混淆角度認定構成侵權。

由此可見，正品分裝行為的侵權認定要結合個案情況，從商品特性、分裝品與正品比對、分裝行為的實際影響等方面綜合考慮。

是否適用“混淆可能性”，要審查分裝包裝與正品包裝的一致性，若分裝包裝與正品包裝基本一致，僅容量規格的差異或包裝質量的差異，則可以定性為第五十七條第一項，屬于同種商品、相同商標的情形，因而可以不考慮市場混淆可能性。若分裝包裝與正品包裝版面設計有所差異，則要適用第二項同種商品、近似商標的情形，從而要對混淆性進行認定。

而品質保證功能，實際就是對商品的質量要求。若商品質量發生變化，則是對商標品質保證功能的損害。并非所有正品分裝行為均會破壞商標的品質保證功能，對于是否破壞商標的品質保證功能，需要根據案情結合商品特性及具體證據進行個案認定。如果分裝的是可以直接接觸的液體、膏狀或粉末狀商品，則分裝很可能會導致商品本身的品質發生改變。如果是半成品或已經附有包裝的、化學屬性比較穩定、物理狀態較為穩固的商品，分裝改變產品本身質量的可能性較低，就不易認定破壞了商標的品質保證功能。但若分裝的包裝與原包裝相比質量有明顯差異，會影響消費者對商品整體質量的期待，對品質保證功能有所損害。

總之，雖然審判思路有所不同，但無論是造成市場混淆還是破壞了商標的品質保證功能，均是對商標權利人利益的損害，都屬于侵權行為。

真誠是企業長久經營“必殺技”

從化妝品到食品再到工業產品，正品分裝向來以一種“獨特”方式存在。經營者認為自己銷售的是正品，為正品增加了銷量，所以合法，因此肆無忌憚。但正品權利人并不想要這樣的“銷量”。從近些年法院審理的案件來看，這類分裝行為基本會被認定為侵權行為。

法院的審理思路也恰好回應了經營者的“正品”理論?；貧w侵權判定標準，也就是要審查：第一，是否屬于商標性使用；第二，是否適用商標權利用盡原則；第三，是否容易造成混淆或是否破壞了商標的品質保證功能。對于第一、第二，目前法院標準一致，均認為正品分裝行為構成商標性使用，且不適用權利用盡原則，而對于是依據“混淆可能性”還是“破壞商標的品質保證功能”，個案情況均有所不同，但結論基本都是構成侵權。

這也提醒經營者，正品分裝行為在現實中侵權風險極高，莫要鋌而走險。即便獲得權利人授權，也要合法、善意地使用權利人的商標，不能故意誤導消費者。

（責編惠寧寧）