２００６年度美國聯邦最高法院十大專利案件回顧（下）

任曉玲　何艷霞　盧慧生

六、拉卡維拉女士訴美國專利商標局歧視非移民外國人案

案情簡介

自2001年9月起，加拿大籍公民凱瑟琳拉卡維拉(catherine C.Lacavera)女士以非移民外國人身份(出于暫時目的而進入并居留在美國境內、并未意圖成為美國公民的外國人)在美國從事律師工作。2002年1月，拉卡維拉女士向美國專利商標局申請專利代理執業登記，并通過了2002年4月17日的專利代理人資格考試。但是，美國專利商標局以不持綠卡為由拒絕為其提供完整的執業登記，并禁止其成為美國專利代理人協會會員。拉卡維拉女士認為專利商標局的這種做法是對非移民外國人的歧視，違背了美國憲法第五修正案有關法律正當程序條款的平等保護原則，因此，向聯邦巡回上訴法院提起上訴。但是，聯邦巡回上訴法院認為專利商標局的做法并未超越其法定權限，也不違反平等保護原則，因而支持其做出的行政決定。拉卡維拉女士不服該判決，隨即向最高法院提起上訴。

[爭議點]

(1)在為專利執業者進行登記時，美國專利商標局有無權力僅以移民狀態和簽證限制為由將非移民外國人拒之門外，

(2)這種做法是否違反了外國人應該享有平等保護原則?

(3)聯邦巡回上訴法院在對專利商標局帶有歧視性的規章制度進行審查時，是否只不適當地適用了“合理審查”標準?是否應該適用“仔細審查”或“嚴格審查”標準?

[狀態]

2006年10月2日，最高法院通知聯邦政府最遲于2006年11月1日前提交申辯意見書，并就是否簽發調卷令一事征求司法部副部長的意見。

[筆者評述]

在以往的判例中，最高法院曾判定，聯邦政府部門在作出剝奪外國人就業機會的決定時，其法律依據不得超出該機構的轄權范圍。而美國專利商標局以移民狀態和簽證限制為由，拒絕為非移民外國人進行執業登記，這種做法是否超越其法定權限值得商榷。如果最高法院支持聯邦巡回上訴法院的判決結果，是否將導致其他政府部門紛紛效仿，無視法律規定，任意擴大其法定權限，對外國人實施政策限制?這都值得人們關注。

七、努伊滕電子信號可專利性案

[案情簡介]

飛利浦(Phililps)公司工程師努伊滕(Nuijten)就其新研制的一種電子信號向美國專利商標局申請專利，但被駁回。專利商標局專利申訴委員會亦認為該電子信號本身是一種不可見的能量和物質，不具備物理特性，也不符合美國專利法第101條“創造或發現了任何新的和有用的方法、機械、制造物或組合物，或對存在的方法、機械、制造物或組合物進行了新的和有用的改進的人，可根據本法的條件和要求獲得專利”的可專利性要求，因此，維持了駁回決定。努伊滕不服，向美國聯邦巡回上訴法院提起訴訟。

[爭議點]

(1)電子信號是否具有美國專利法第101條中規定的可專利性。

(2)可專利的主題是否必須為“可見的”?

[狀態]

目前尚處于提交辯論意見書(briefing)階段，最早于2007年初進行口頭辯論。

[筆者評述]

在以往的判例中，美國聯邦巡回上訴法院均認定電子信號具備物理特性，可以產生“有用的、確實的和可見的結果”，因此，本案努伊滕勝算極高，聯邦巡回上訴法院很有可能要求專利商標局重審該專利申請。一旦聯邦巡回上訴法院作出不利于專利商標局的判決，后者可能向最高法院進行上訴，并提出調卷令請求，從而使本案成為最高法院界定可專利性的判例案件。

八、默克公司藥品研發侵權豁免案

[背景知識]

美國聯邦食品、藥品和化妝品法規定，藥品生產商請求政府批準進行人體臨床實驗時遞交的“新藥研究申請”以及請求批準上市銷售的“新藥申請”中，必須附帶向美國食品藥物管理局提交的研究報告。其中，新藥研究申請“應詳細陳述該藥品的臨床前實驗，以便評估該臨床實驗申請”。

一般情況下，“在專利保護期內，制造、使用、許諾銷售或銷售任何專利保護的發明”均屬專利侵權。但是，為鼓勵藥品研發和生產，美國專利法第271條第(e)款第(1)項規定“在美國制造、使用或銷售藥品，需依照聯邦藥品管理法之規定提交相關研發信息。如制造、使用、許諾銷售、銷售或者進口專利保護之發明(不包括美國聯邦食品、藥品和化妝品法定義的新動物藥或獸用生物制品)的目的，僅為獲得和提交合理相關的報批信息，不應視為侵權行為?！边@是侵權判定基準在藥品研發領域的一個法定例外，通常將按此規定享受的侵權豁免稱作“安全港”。

[案情簡介]

美國因特格拉(Jntegra)公司擁有5件與多種RGD肽(其中R代表精氨酸、G代表甘氨酸、D代表天冬氨酸)相關的專利。默克(Merck KGaA)公司在臨床前研究中使用了其中3種RGD肽，但并未向美國食品藥物管理局提出這3種RGD肽的臨床實驗申請。困特格拉公司因此向法院提起訴訟，指控默克公司故意侵犯其專利權。聯邦地區法院一審作出有利于原告的判決，聯邦巡回上訴法院亦認為“默克公司并非出于為了向食品藥物管理局提供信息而進行臨床前實驗，僅是實施一般性的生物醫學研究，目的在于鑒別新的藥物化合物”，因而維持了一審判決。默克公司不服，向美國最高法院提起上訴。最高法院認為，制藥公司在早期研究階段應享有廣泛的專利侵權豁免，即使科學研究最終沒有產生任何新藥臨床實驗申請，在實驗中使用他人專利化合物也不應視為侵權。2005年6月13日，最高法院撤銷了聯邦巡回上訴法院的判決，將本案發回重審。

[爭議點]

在臨床前研究中使用他人專利藥物，但并未申請進行臨床實驗，也并未向美國食品藥物管理局提供從臨床前研究中獲取的信息，這種行為是否“僅為獲得和提交合理相關的報批信息”?能否享受專利侵權豁免?

[狀態]

2006年5月，聯邦巡回上訴法院就本案舉行了口頭辯論目前尚未作出裁決。

[筆者評述]

美國最高法院對本案的判決擴大了美國專利法第271條第(e)款第(1)項的保護范圍，即只要有合理的依據，確信檢測的化合物可能成為藥品申請的目標，而且實驗產生的數據和藥品與申請有關，那么，在臨床前實驗中使用專利化合物的行為應屬于侵權豁免范圍。在制藥行業，一種藥品的獲得通常是建立在對多種藥物進行篩選的基礎上，其中絕大部分藥物都停滯在臨床前研究階段，只有少數能進入臨床實驗。因此，該判例對于避免制藥企業陷入過多的專利糾紛、推動制藥行業發展具有重要意義。

九、沃達跨境專利執法案

[案情簡介]

2003年10月，美國俄克拉荷馬州心臟病專家沃迭(Voda)博士向該州西部地方法院起訴強生公司的子公司科爾迪斯(Cordis)公司侵犯了其血管造型術所用導管方面的3件美國專利。為此，被告將涉及同一專利權和產品的業務轉移到國外，繼續相關產品的生產和銷售。為節省開支以及保證審判的統一性，2004年8月2日，沃達博士修改了起訴書，增加被告侵犯其在加拿大、英國、法國和德國所擁有的4件專利的侵權事項，這幾件專利與該美國專利屬同一專利族。地方法院同意該修改，并使用補充管轄權(supplemental juisdiction)審理國外專利侵權部分。對此，科爾迪斯公司提起上訴，認為美國法院不能審理國外侵權案件，并試圖通過單獨認定規則(a perse rule)來反對美國法院的跨境專利執法行為。

[爭議點]

如果承審法官使用補充管轄權審理專利侵權訴訟中的國外專利侵權部分，聯邦巡回上訴法院是否可使用單獨認定規則限制該管轄權的使用?

[狀態]

該案件于2006年1月12日聯邦巡回上訴法院陪審團進行了討論，目前正在等待判決。對于國內侵權部分，雖然地方法院認為科爾迪斯公司是故意侵權且案件存在特殊性，但已拒絕針對科爾迪斯公司的故意侵權頒發禁制令，原則上同意強制許可。

[筆者評述]

雖然跨境專利執法在日本和歐洲一些國家和地區已經得到認可并付諸實施，但關于美國法院是否有權審理國外專利侵權案件，在美國法律界已經討論十多年了，至今仍未得出一個明確結論。經歷過幾次類似案件的審理后，有人曾提出應考慮取消在國外專利侵權案件中補充管轄權的適用，但法院認為沒必要考慮這一問題?，F在該案件又將此問題重提桌面，美國法院是否可適用補充管轄權審理國外專利侵權案件?是否可依據單獨認定規則限制補充管轄權的適用?有一點是可以肯定的，就是如果通過單獨認定規則限制了跨境專利執法，會為專利侵權人提供一種解決問題的方案：將生產業務轉移到國外(尤其是司法體系發展緩慢的國家)，獲得永久生產相關產品的權利。另外，還會取消美國法院在適當的情況下使用補充管轄權的權利。

十、BMC訴佩門泰克共同侵權案

[案情簡介]

BMC公司擁有一件通過無線網絡付款的方法專利，其中權利要求6涉及多項具體操作步驟。在本案中，原告起訴佩門泰克(Paymentech)支付處理技術公司實施其中部分步驟，并指使他人實施其余步驟，構成共同專利侵權。法院審理后認為，構成共同侵權的要件是被告存在指使他人實施專利侵權的行為，而佩門泰克公司與實施相關權利要求部分步驟的幾家網絡公司和金融機構之間僅存在存款和識別信息的交換，遠未達到指使的程度，因此，不構成共同侵權。原告不服訴至聯邦巡回上訴法院。

[爭議點]

如權利要求包含多個步驟，行為人實施部分步驟，他人非經其指使實施其它步驟，是否構成共同侵權?

[狀態]

聯邦巡回上訴法院尚未確定口頭辯論日期。

[筆者評述]

目前，美國對專利直接侵權和共同侵權有明確規定：多步驟方法專利權利要求的所有步驟都被實施才可認定為直接侵權，行為人實施權利要求的部分步驟，指使他人實施其它步驟的行為則構成共同侵權。本案的棘手之處在于被告并未指使他人實施權利要求的部分步驟，卻與他人共同實施了權利要求的全部步驟。究竟應如何界定此類行為的性質，使日益普及的網絡購物等在線行為得到規范，在網絡時代更顯得尤為重要。