淺析專利法中不支持法條在專利審查中的判斷與答復技巧

梅欽

摘要：為進一步把握權利要求和說明書的關系，本文從立法宗旨、分析方法及審查意見答復三個方面，并結合實際案例，對《專利法》第26條第4款“不支持”法條的審查與答復進行了分析和探討，以期為專利相關工作的讀者提供參考和幫助。

關鍵詞：專利法 ?不支持 ?判斷 ?答復

1.引言

《專利法》第26條第4款規定“權利要求書應當以說明書為依據”，該法條的立法宗旨就在于權利要求的保護范圍應當與申請人所作的技術貢獻相稱，以避免申請人以較小的公開內容換取較大的保護范圍而損害公眾的利益?！秾＠麑彶橹改稀穼Α耙哉f明書為依據”的解釋如下：權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持;權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍;并給出了進一步的解釋：如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。

權利要求沒有以說明書為依據大致可分為以下幾種情形：（1）權利要求的技術方案與說明書的技術方案不一致;（2）純功能性限定的權利要求;（3）權利要求中的功能性限定以說明書中的特定方式完成，所屬技術領域的技術人員不能明了還可以實現此功能的其它方式（如：等同替代方式、明顯變型方式）;（4）所屬技術領域的技術人員有理由懷疑概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決相同的技術問題、并達到相同的技術效果;（5）權利要求的概括包含推測的內容，而其效果又難以預先確定和評價。下面通過一些具體案例來闡述對于“不支持”法條審查的一些思考。

2.不支持法條的案例解析

（1）純功能性限定

案例1：權利要求1：一種清洗裝置，其特征在于，該裝置可以產生一種液霧，所產生的液霧可以充滿整個廁所。說明書中給出一種具體實施例為：在廁所的墻壁上安裝了一個液霧發生器，液霧發生器內部設置了一液體容器，該容器與霧化噴嘴相連，液霧發生器設置了一按鈕，按動發生器按鈕時，該液霧發生器可以噴射出消毒液霧，用于殺滅廁所內部的細菌， 并具體給出了該液霧發生器的詳細結構。

案例分析：該權利要求的限定語“該裝置可以產生一種液霧，所產生的液霧可以充滿整個廁所”為單純的“功能性限定”，對裝置的具體結構沒有進行任何描述，實現上述功能的裝置可以有很多種，該單純“功能性限定”是“明顯”得不到說明書的支持，屬于“明顯”不符合專利法第二十六條第四款的情形。

總結：對于純“功能性限定”，由于功能效果特征包括了所有能夠實現的方案，且缺少結構形狀特征，通常是得不到說明書支持的，應該從嚴把關;對于部分功能效果限定，即“結構+功能”的情況，在沒有明確證據證明權利要求不能得到說明書支持的情況下，可以通過該種權利要求判斷功能性限定是否支持的思路應該從發明對現有技術的貢獻著手，判斷該功能性限定是否是體現發明點的技術特征，如果不是，那么可實現該功能的技術特征是公知的，如果是，那么對所屬技術領域的技術人員來說就不能夠明了除說明書中記載的方式外還能有什么方式能完成該功能，因此對體現發明點的技術特征用功能來限定是得不到說明書支持的。

（2）概括得出

1）上位概括

案例2：某案授權的權利要求1如下：1.一種制品，該制品包括：包括納米纖維骨架的襯底;以及在所述襯底上的涂層，該涂層包含與至少一種直徑為0. 3nm至300nm的納米填料結合的聚合物。說明書中記載了其要解決的技術問題是：需要成本較低且在較高的流速下具有較低污垢的用于超濾系統中的改進的過濾器，其提供的產品是用于液體和離子分離的高 通量、低污垢的過濾介質。

案例分析：根據說明書記載的其要解決的技術問題，可以得知，過濾介質必須是濾過性的，不能完全致密;但權利要求1使用上位概括“制品”，權利要求的其它技術特征也無法體現其過濾特性，其上位概括“制品”的含義更寬泛，甚至涵蓋了完全致密的情況。因此權利要求1的技術方案沒有以說明書為依據，不符合專利法第26條第4款的規定。

2）并列選擇概括

案例3：權利要求1：一種圖像處理設備，包括：采用鍵盤、鼠標或觸摸屏的輸入裝置…，而說明書中僅給出了使用鍵盤作為輸入裝置的圖像處理設備的實施例。

案例分析：該權利要求采用并列概括方式說明其圖像處理設備中的輸入裝置可以采用鍵盤、鼠標或觸摸屏之一。雖然說明書只給出鍵盤作為輸入裝置的圖像處理設備的實施例，但本領域技術人員知道，在發明的圖像處理設備中鼠標以及觸摸屏均可以起到與鍵盤等效的數據輸入作用，使用鼠標或觸摸屏的技術方案可以合理概括得出，因此，該權利要求能夠得到說明書的支持，其判斷不應該局限于具體實施例部分。

總結：關于“概括得出”的判斷，應該是在申請的技術方案的環境下，所屬技術領域的技術人員，緊扣發明對現有技術的貢獻，其判斷不應該局限于具體實施例部分，審查重點應放在體現發明點的技術特征上，而不是放在已是現有技術的技術特征上。

（3）數值范圍

案例4：權利要求2：如權利要求1所述的一種助熔劑法制備氫氧化鑭晶體的新方法，其特征在于：通過控制反應時間，可以調控氫氧化鑭晶體的直徑從納米級至毫米級大小。某審查員一通：說明書中沒有給出直徑為毫米級的實施例，本領域普通技術人員不能從說明書中記載內容合理概括得出權利要求2中記載的“可以調控氫氧化鑭晶體的直徑從納米級至毫米級”。因此權利要求2得不到說明書的支持。

案例分析：本申請說明書發明內容部分已經記載了氫氧化鑭晶體的直徑從納米級至毫米級，且實施例4中制備了平均粒徑為100納米的氫氧化鑭晶體，實施例5-7中僅通過延長體系的反應時間即制備出了平均尺寸從50μmx2.5μm增大到2mmx250μm的晶體。但是在對權利要求是否得到說明書的支持進行判斷時，應當考慮說明書的全部內容，而不應僅限于具體實施例?；谡f明書的記載內容，本領域的技術人員可以合理預測出通過本申請的方法能夠制備出納米級和毫米級的晶體，而且晶體尺寸能夠隨反應

（下轉第286頁）

時間延長而增大，從而容易地將本發明擴展至權利要求2的“可以調控氫氧化鑭晶體的直徑從納米級至毫米級”。此外，審查員在對權利要求2得不到說明書支持提出質疑時，僅籠統地以“本領域普通技術人員不能從說明書中記載內容合理概括得出”為由，并未給出充分理由或舉出反例進行充分說理，從而給出了權利要求2得不到說明書支持的錯誤審查意見。

總結：在判斷權利要求是否得到說明書的支持時，應當考慮說明書的全部內容，而不是僅限于具體實施方式部分的內容;如果說明書的其他部分也記載了有關具體實施方式或實施例的內容，從說明書的全部內容來看，能說明權利要求的概括是適當的，則應當認為權利要求得到了說明書的支持。

（4）一般功能性限定

案例5：權利要求1：一種機械玩具動物，由動力機構、傳動機構及運動機構組成，其特征在于，該玩具包括一個能使玩具動物實現蹲下、坐立、趴下、站立、行走的控制機構（該控制機構是發明點）。說明書：只公開了控制機構的一個具體實施例。

案例分析：說明書中僅給出了所述控制機構的一種具體實施方式，所屬領域的技術人員 根據說明書的內容不能想到其它具有相同功能的控制機構，即不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其它替代方式來完成，因此該權利要求得不到說明書的支持。

總結：對于一般功能性限定，若以說明書實施例中記載的特定方式完成，并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，該權利要求會得不到說明書的支持。

3.克服不支持審查意見的注意事項和答復策略

（1）不要為了迎合審查員的建議，在未經過深思熟慮就輕易將說明書中記載的的下位特征或附加技術特征添加到獨立權利要求中，第一個不利后果是權利要求限定的保護范圍會顯著縮小，第二個不利后果是在專利維權階段，基于禁止反悔原則，申請人通過修改方式明確放棄的技術方案及其等同技術方案都不能得到授權權利要求的保護，這樣會給競爭對手更多的規避空間，還可能會使得一個好的專利權不能產生實質的經濟效益。

（2）在判斷權利要求是否得到說明書支持時，需要區分創新點和非創新點，因為對體現發明點的技術特征用純功能來限定是得不到說明書支持的，需要確定出哪些特征在說明書中是充分公開，哪些是簡略公開，體現發明點的技術特征是否撰寫在權利要求中，以避免審查員以“純功能性限定”為理由來認為權利要求得不到說明書的支持。

（3）若審查員僅以文字記載范圍為前提提出權利要求得不到說明書的支持，專利代理人或申請人可以基于說明書具體記載的實施方式，在審查意見答復中列舉一種或多種等同替代方式或者明顯變型方式進行爭辯，而不一定需要將說明書中記載的具體實施方式添加到權利要求中而縮小保護范圍。

4.結束語

《專利法》第26條第4款規定的權利要求書應當以說明書為依據是平衡申請人與社會公眾利益訴求的絕佳法條，審查員只有理解了其立法本意，才能準確把握該法條的執行尺度，并通過有理有據的審查意見對專利代理人或申請人進行引導，使權利要求修改后具有不影響其合法權益的保護范圍，希望本文能對審查員和廣大代理人在實際工作中起到一點幫助。

參考文獻：

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[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社.2011，第367頁