論我國標準必要專利禁令救濟的適用和完善

楊 楠

（華東政法大學知識產權學院,上海 200042）

1 問題的提出

標準必要專利（Standard Essential Patents，SEP）是指包含在國際標準、國家標準和行業標準中，且在實施標準時必須使用的專利。近年來，隨著無線通信技術等新興產業的發展和標準化活動的推進，有關標準必要專利的訴訟案件不斷增多，尤其是標準必要專利禁令救濟問題的有關訴訟更是遍及全球。相對于普通專利，標準必要專利由于具有一定的公共屬性，由此引發的專利劫持和反向劫持問題使得禁令救濟的適用更為復雜?？v觀各國對標準必要專利禁令救濟問題的司法實踐，不同法域和國家有不同的適用路徑。美國主要適用eBay案中確定的四要素來對禁令救濟進行限制；歐盟引入了反壟斷抗辯來規制權利人的禁令救濟；日本則是適用民法中的權利濫用抗辯來進行限制。不同國家由于對FRAND（Fair,Reasonable,and Non-discriminatory terms，即公平、合理、無歧視）聲明的性質認識不一以及專利法和訴訟體制的不同，對標準必要專利禁令救濟問題的適用也各不相同，沒有統一的標準。在各國司法實踐中，涉及標準必要專利訴訟時大多不頒發禁令，對禁令救濟的適用較為謹慎；而在我國的“西電捷通訴索尼”案、“華為訴三星”案，兩起案件中最終法院都頒發了禁令，且是通過雙方的過錯來判斷是否頒發禁令。由于不同于國際通行的做法，因此有必要對目前的標準必要專利禁令救濟問題進行研究，以便探討我國目前的適用路徑是否適當并進行相關規則的完善，以期對相關司法實踐適用有一定的啟示。

2 標準必要專利適用禁令救濟的特殊性

標準必要專利相對于普通專利而言因具有一定的公共屬性，不宜當然地適用禁令救濟，否則會導致專利劫持問題。此外，FRAND聲明雖然是對標準必要專利權利人的限制，但不應就此排除權利人請求禁令救濟的權利，否則會導致反向劫持的后果。

2.1 標準必要專利不應當然地適用禁令救濟

禁令救濟一般是指專利權人所享有的在其專利被侵權時，請求司法機關要求被訴侵權人為或不為一定行為以保障其專利權的合法權利。本文所稱的禁令救濟，在我國是指停止侵權的責任，相當于英美法系國家的永久禁令。對于普通專利而言，不同法域對適用禁令救濟的規則不同，英美法系國家在面對專利侵權時，并不當然地賦予專利權人禁令救濟，而需要結合“eBay四要素”去判斷是否頒發禁令，只有滿足一定條件時，才給予禁令救濟。德國等大陸法系國家承認“停止侵害當然論”，只要侵權成立，就給予專利權人禁令救濟，被訴侵權人當然地承擔停止侵權的責任。

標準一般指公認機構為了統一協調而制定的一種公知、共同使用的文件。因此，標準必要專利具有一定的公共屬性，即實施標準時必須使用對應專利。對于產品生產者來說，使用標準對應的技術不僅是相關部門的要求，而且更具兼容性、安全性等特點，因而不得不向標準必要專利權利人尋求許可。因此，標準必要專利相對于普通專利更為特殊。我國為大陸法系國家，如果對標準必要專利不加區分地一致當然適用禁令救濟，即在侵權成立時，當然地給予標準必要專利權利人禁令救濟，會阻礙標準的施行，不利于標準的推廣，長遠來看會損害消費者或公眾利益。另外，從目的來看，普通專利權人請求禁令救濟一般是為了制止侵權行為的再次發生，保護自身利益，而標準必要專利所具有的必然實施性、不可替代性會使得權利人在許可談判中處于強勢地位，具有較高的議價能力，更容易提出不合理的許可條件和價格來威脅實施者，若對方不同意，此時再提出禁令救濟，就會導致實施者因不能使用標準中的技術而被排除出市場。因此，潛在實施者為了避免被頒發禁令不免會受制于權利人，而禁令救濟也成了標準必要專利權利人獲取巨額利益的工具，產生專利劫持現象[1]。因此，從標準的推廣實施、社會公眾利益以及專利劫持的角度考慮，標準必要專利應區別于普通專利，不應當然地適用禁令救濟，而應對權利人的禁令救濟進行一定的限制。

2.2 FRAND聲明不排除禁令救濟的適用

標準的適用導致標準實施者不得不向標準必要專利權利人尋求許可并支付許可費，權利人往往會利用這種情況去攫取高額的費用。因此，需要對標準必要專利權人的權利加以限制，目前國際通行的限制就是要求專利權利人必須作出FRAND聲明。該聲明在一定程度上限制了權利人的優勢地位，避免其利用標準向潛在實施者提供不公平、不合理和具有歧視性的許可，使實施者處于被動地位，否則將損害競爭，不利于標準的推行。

需要注意的是，該FRAND聲明的作出雖然要求權利人對任何潛在實施者進行公平、合理、無歧視的許可，但并不意味著就此排除禁令救濟的適用。雖然SEP禁令救濟引發的專利劫持問題很突出，但也不能忽視由于過度限制SEP權利人導致其難以獲得禁令救濟而引發的反向劫持問題。反向劫持是指標準實施者預見到SEP權利人難以獲得禁令救濟，所采取的故意拖延談判甚至不進行談判等行為。與專利劫持相反，反向劫持下標準實施者采取故意拖延談判等策略，并以此劫持SEP權利人，以達到少付甚至不付許可費的目的。這會導致SEP權利人的利益嚴重受損，長此以往權利人因其利益得不到保障，會降低專利加入標準的熱情，不利于標準的推廣，也會一定程度損害公眾的利益[2]。因此，FRAND聲明的意義在于對標準必要專利權進行限制，但不意味著SEP權利人一旦作出FRAND聲明就喪失禁令救濟的權利，即FRAND聲明不應排除禁令救濟的適用。

因此，對于標準必要專利引發的禁令救濟問題，既要對SEP權利人進行限制以防止專利劫持，又要警惕限制過度帶來的反向劫持問題。

3 域外標準必要專利禁令救濟的適用實踐

標準必要專利引發的禁令救濟訴訟遍及全球，由于各國對FRAND聲明的性質認識不一以及訴訟體制的差異，不同法域或國家有不同的適用規則和傾向。研究域外國家和地區對SEP禁令救濟問題的適用實踐，有助于探究SEP禁令救濟問題的實質和共性，為我國司法適用提供啟迪。

3.1 美國標準必要專利禁令救濟規則

禁令是美國衡平法下的救濟形式，禁令救濟是作為損害賠償的補充救濟手段。美國的禁令救濟在侵權成立時不當然頒發，而是根據eBay案確立的四要素去判斷禁令的頒發與否，尋求禁令救濟的原告需要證明被告侵權情況適用“四要素”：（1）原告遭受了不可彌補的損害；（2）如金錢賠償等依法可得之救濟，不足以彌補原告此損害；（3）在平衡當事人利弊后實施衡平救濟具有必要性；（4）永久禁令不損害公共利益。

在“Apple v.Motorola”案①中，法院將“eBay四要素”同樣適用于標準必要專利引發的禁令救濟訴訟，聯邦巡回上訴法院駁回了地區法院的“當然違法原則”，認為對于作出FRAND聲明的標準必要專利不能適用禁令救濟是錯誤的，仍應該在“四要素”框架下去分析。該案中，摩托羅拉的FRAND聲明催生了許多許可協議，說明金錢賠償足夠補償其損失，并且大量業界參與者包括摩托羅拉的競爭對手都在使用該專利，摩托羅拉不介意增加多少參與者，增加一個用戶不會產生不可挽回的損害，因此原告無法證明其遭受了不可彌補的損害且金錢不能彌補該損害，并指出除非標準實施者拒絕支付符合FRAND承諾的許可費，否則專利權人無法獲得禁令救濟。最終維持了地區法院不予禁令的判決。

在“Microsoft v.Motorola”案②中，法院認為FRAND承諾構成第三方受益人的可履行合同，實施者可以提起違約之訴。該案最終將違約之訴和侵權之訴合并審理，法院最終駁回了摩托羅拉的禁令請求，認為微軟將根據即將達成的許可協議（被告在違約之訴中對摩托羅拉的費率提出鑒定，認為其違背了FRAND承諾）支付從侵權時刻起的專利許可費，該許可費將達成對摩托羅拉的救濟，因此不是不可挽回的損害，許可協議完全彌補了其損害，因此摩托羅拉也能得到充分救濟。

由上述案例可以看出，美國的SEP禁令救濟基于“eBay四要素”的框架分析，由于最終都會達成的許可費使得權利人無法滿足條件，因此大多數情況下權利人都難以獲得禁令救濟。此外，美國司法部與專利局2013年聯合發布了《關于受FRAND承諾約束的標準必要專利的救濟手段的政策聲明》③，提出為減少專利劫持，只有在標準實施者不能夠或者拒絕接受符合FRAND的許可或者實施者的行為超出了SEP權利人FRAND承諾的范圍時，才考慮禁令救濟。此后，美國也逐漸認識到專利反向劫持的危害，司法政策發生了轉變，取代2013年的政策聲明，2019年的政策聲明④指出，專利權人對其標準必要專利許可作出的FRAND承諾不會阻礙其獲得任何特定的救濟，包括禁令救濟，禁令救濟在涉及標準必要專利的訴訟中同樣適用，應避免任何過于嚴格和明確的限制。還指出，專利權人作出的特定FRAND承諾、SDO的知識產權政策以及專利權人與使用者之間的許可談判的個別情況，都可能與標準必要專利侵權的救濟措施有關，具體以每個案例的情況為準?？梢钥闯?，該聲明從2013年的偏向保護標準實施者轉變為應平衡好SEP權利人和標準實施者之間的利益，促進雙方自愿協商達成許可。該聲明有可能影響未來美國法院與國際貿易委員會等機構的標準必要專利禁令頒發態度。

3.2 歐盟標準必要專利禁令救濟規則

不同于美國，歐盟從反壟斷抗辯的途徑去限制SEP權利人的禁令救濟。之所以區別于美國而引入競爭法，是由于美、德兩國專利法不同的內在邏輯形成的。從法律效力來看，德國專利侵權訴訟中的停止侵權判決相當于美國的永久禁令，但兩者在適用邏輯上有著根本區別：美國主要從救濟制度本身的彌補作用出發，損害賠償的補充在于彌補將來可能繼續或發生的損害，以不頒發禁令為原則，滿足條件才頒發禁令；而德國的禁令救濟則是從民事侵權責任的角度出發，因發生了侵權行為而需要承擔停止侵權的責任，只要侵權行為成立，就應頒發禁令（停止侵權）。此外，德國還引入競爭法賦予了被訴侵權人強制許可抗辯，被告需證明權利人請求禁令的行為構成濫用市場支配地位。若抗辯成立，則不給予權利人禁令救濟[3]。

在SEP引發的禁令救濟問題上，歐盟及其成員國經歷了從“橙皮書”案向“華為訴中興”案標準的轉變，從偏向保護SEP權利人轉變為綜合考慮許可雙方的利益平衡[4]。2015年，歐盟法院針對德國杜塞爾多夫法院審理“華為訴中興”案⑤，就標準必要專利引發的禁令救濟如何適用，如是否違反競爭法構成濫用市場支配地位等問題作出了統一解釋，明確了標準必要專利適用禁令的框架，要求SEP權利人與被許可人進行FRAND許可協商時雙方都必須履行一定的義務，例如，SEP權利人需發出侵權通知、提出FRAND許可要約等，實施者需要在合理期限內答復等。在該框架下，只有當潛在被許可人不按照商業慣例或者誠信原則積極磋商，而是采取故意拖延等策略時，標準必要專利權人才能夠尋求禁令救濟等。歐盟法院針對SEP禁令救濟問題確定的上述適用規則，從利益平衡的角度去考量權利人和許可方雙方的行為，為雙方的許可談判行為做了事前指引，平衡了雙方的談判地位。但同時，對其中一些具體問題沒有進行詳盡的解答，各成員國在具體適用時各有偏向，許多問題仍需要再進一步闡明。

綜上所述，從美國和歐盟兩區域對標準必要專利禁令救濟規則的適用實踐來看，專利體制的內在不同導致了兩者適用上的差異，但兩者都在積極地應對專利劫持和反向劫持，不斷對標準必要專利禁令救濟的限制和反限制進行調整，尤其是歐盟的司法實踐，逐漸趨于SEP權利人和被許可人兩者之間的利益平衡。

4 我國標準必要專利禁令救濟規則的適用與完善

4.1 我國對標準必要專利禁令救濟的適用現狀

隨著標準化的深入和技術的發展，我國也逐漸成為標準必要專利訴訟的戰場之一。目前我國在立法層面并沒有對由標準必要專利引發的禁令救濟的適用規則作出法律規定，但隨著標準必要專利案件的增加，我國法院通過不斷地探索總結出了初步的適用規則。

為了應對專利劫持和反向劫持問題，最高人民法院在2016年發布了《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》⑥（以下簡稱《專利權解釋（二）》），其中第二十四條規定了標準必要專利侵權糾紛中適用禁令的基本規則，以雙方在許可談判中的過錯作為判斷是否頒發禁令的因素，規定了不頒發禁令的條件：（1）在專利實施許可條件談判中專利權人存在明顯過錯；（2）標準實施人（被控侵權人）無明顯過錯。兩者需同時滿足。以該司法解釋為基礎，部分地方高級人民法院出臺了細化判斷規則的指南和工作指引。2017年4月，北京市高級人民法院發布了《專利侵權判定指南（2017）》，明確了SEP權利人違反FRAND義務和標準實施者存在“明顯過錯”的具體表現。2018年4月，廣東省高級人民法院發布了《廣東省高級人民法院關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》，進一步完善了SEP權利人和實施者具有過錯的情形，并形成了一整套判斷禁令救濟是否頒發的規則。在之后的司法實踐中，法院通過雙方過錯的判斷，在“西電捷通訴索尼”案⑦和“華為訴三星”案⑧中，支持了標準必要專利權人提出的禁令請求。整體來看，目前我國對標準必要專利禁令救濟的規制缺乏系統性的體系構建，僅有法院通過審理相關案件初步探索形成的相關規則，分布在相關司法解釋、法院工作指南或指引當中。

從我國司法實踐和相關規定可知，我國采用民法中的誠實信用原則的路徑來限制禁令救濟的適用，將權利人和實施者雙方過錯作為標準必要專利禁令救濟的考慮因素。在司法裁判中，法院通過專利權人和實施者雙方過錯的判斷，在“西電捷通訴索尼”案和“華為訴三星”案中，支持了標準必要專利權人提出的禁令請求。通過比較域外相關司法實踐可知，我國標準必要專利禁令救濟適用條件不明確，司法實踐處于探索階段，具體體現為：一是對FRAND許可義務的規定不明確?！秾＠麢嘟忉專ǘ分幸髾嗬寺男蠪RAND許可義務，但是關于FRAND許可行為具體包含哪些行為，該解釋未加釋明。二是對主觀過錯的規定不明確?！秾＠麢嘟忉專ǘ分袑嗬撕蛯嵤┱叩闹饔^過錯提出了要求，但對“故意”“無明顯過錯”的規定沒有進行細致的劃分。三是對公共利益、利益平衡原則缺乏一定的考量，過于機械地根據專利權人和SEP被許可人的過錯來判定禁令頒發與否。

總而言之，我國標準必要專利禁令救濟規則不完善，在司法實踐中具體適用時存在較多爭議，過多依靠法官的自由裁量，沒有形成統一的裁判標準。

4.2 我國標準必要專利禁令救濟規則的適用與完善

我國對于標準必要專利禁令救濟規則在立法層面的空白，導致缺乏統一的適用規范，不同地方法院有不同的適用傾向，并且我國目前還處于探索階段，尚未形成完善的規則。通過對標準必要專利適用禁令救濟的特殊性和對域外的適用實踐進行探討，有利于為我國SEP禁令救濟的適用提供思路，為司法實踐提供參考。雖然從適用路徑和裁判結果看，我國與美歐判例形成了鮮明對比，但通過上述分析可知，對SEP禁令救濟問題的適用在本質上是一致的，即警惕專利劫持和反向劫持問題，考慮SEP權利人和潛在實施者的利益平衡，促進雙方誠信談判。

4.2.1 標準必要專利禁令救濟適用應以頒發禁令為原則，不頒發禁令為例外

對于標準必要專利禁令救濟適用的原則和標準，學界有兩種觀點：一種是如果給予禁令救濟將會導致專利劫持問題，專利納入標準以后便具有了一定的公共屬性，如果輕易地給予SEP權利人禁令救濟，會導致其對實施者的劫持，有對實施者索要高額許可費的傾向；另一種認為，如果不給予禁令救濟將會導致反向劫持的問題，實施者可以隨意地使用和隨意地拖延費用，形成了對專利權人的反向劫持。是否應該對SEP實施行為適用禁令，與各個國家的專利制度息息相關，不同的國家有不同的適用標準，最終應以我國國情和專利制度為準。我國目前還未對此問題作出明確規定，但我國法院有了一定的表態，如《北京市高級人民法院關于加強知識產權審判促進創新發展的若干意見》提出：“探索標準必要專利案件審理規則，促進產業協同發展。確定是否頒發禁令時，重點考慮談判雙方是否存在違背誠信原則的明顯過錯，不能認為權利人做出公平、合理、無歧視承諾就當然不頒發禁令?！膭顧嗬撕蛯嵤┤送ㄟ^誠信談判達成許可協議。既要防止專利劫持更要防止專利反向劫持?！痹摫響B是對于標準必要專利原則上不適用禁令這種觀點的反對，對于法院而言仍然要站在平衡雙方利益的立場上，不能因為SEP的特殊性而給予權利人優待，最終禁令適用規則的設立要促進產業的協同發展。

4.2.2 標準必要專利禁令救濟問題不應只限于考慮雙方許可談判中的過錯

我國目前關于SEP禁令救濟適用規則是通過評估雙方在許可談判過程中的過錯來決定是否頒發禁令，即根據民法中的誠實信用原則來規制禁令救濟。在通過制定法律規制還為時過早的情況下，這樣的適用路徑本身是沒有問題的，因為知識產權作為一種私權，應該受到民法基本原則的約束，并且許可雙方作為平等的民事主體，在商業談判中應該遵循誠實信用原則，積極進行誠信談判。但公平正義的理念不應只考慮雙方在訴訟前商業談判中的過錯，還應將公共利益、利益平衡等原則考慮其中。

美國的“eBay四要素檢驗法”將“頒發禁令不會損害公共利益”作為禁令頒發的構成要件之一。德國則將反壟斷抗辯納入禁令訴訟，對于構成濫用市場支配地位的標準必要專利權人，不得賦予其禁令救濟的權利，而壟斷行為本身就是嚴重損害社會公共利益的一種表現。無論是美國的“eBay四要素檢驗法”還是德國法院的判斷標準，雖然不同法域在具體規則適用上有一定差異，但兩者在本質上是一致的，都追求當事人雙方的利益平衡，同時警惕對公共利益的損害。此外，SEP禁令救濟問題實質上是雙方利益平衡問題，在頒發禁令時應從利益平衡的角度去評估雙方的行為，否則，一旦禁令救濟規則對其中任何一方有所側重，都會導致雙方地位的失衡，從而產生“劫持”問題。

4.2.3 對SEP權利人和潛在實施者雙方過錯判斷因素應同時考慮侵權訴訟中的行為

我國北京高院的指南和廣東高院的工作指引都對SEP權利人和潛在實施者雙方的過錯進行了細化，均列舉了一些因素，但還不夠完善。兩院都只考慮到了雙方在訴前商業談判中的過錯，忽略了侵權訴訟中雙方的態度。因此，在考慮被訴侵權人訴前是否有過錯（即是否是有意愿進行許可談判的潛在被許可人）時，應一并考慮被告在起訴后的行為，以便確認其不是從一開始就完全拒絕接受許可，如果是原告起訴后才首次假裝愿意接受許可的，表明其訴前無意愿接受許可。例如，如果在侵權事實已明確成立的前提下，專利權人無正當理由拒絕法院進行調解，可以認為專利權人存在拖延談判的過錯。而如果雙方已經同意由法院針對許可協議進行調解，但在調解過程中，專利權人沒有根據法院的要求及時提供標準必要專利的報價等等，可以認為專利權人存在拖延談判的過錯。另一方面，如果在侵權事實已明確成立的前提下，實施者無正當理由拒絕法院進行調解，可以認為實施者存在拖延談判的過錯。

4.2.4 判斷SEP權利人和潛在實施者的過錯時應更加靈活，不應過于機械

北京和廣東高院都對許可雙方存在過錯的行為進行了細化，但在具體化的同時要警惕過于機械，應該以利益平衡為原則靈活評估雙方過錯。例如，在起訴前，為了防止對實施者造成巨大談判壓力，權利人應先向實施者指出其可能存在的侵權行為并說明專利侵權詳情。此侵權通知需要達到實施者明確其侵權與否的目的，而僅僅提示侵權是不夠的，相反，涉嫌侵權人必須能夠通過該提示自行審查權利保護的情況，如權利人需要說明涉爭產品的哪部分侵權，為何侵權，落入了哪一項權利要求等，使得涉嫌侵權人能夠知悉具體侵權情況并可以據此做出判斷；對于專利權人是否需要在發出侵權或談判通知時出具侵權對比表，要考慮被訴侵權人是否已經足以判斷侵權情況，而不應將出具侵權對比表作為硬性條件。此外，當被訴侵權人沒有在合理期限內進行答復或進行反要約時，要同時考慮在這之前SEP權利人是否提出了具體的許可條件。因為SEP權利人之前的行為決定了被訴侵權人能否積極應答，若權利人沒有提出具體且相對合理的許可費等條件，被訴侵權人也無法根據該條件進行反要約，這也恰恰說明了權利人存在在先過錯，因此在適用過錯判斷時不應機械，應重點考察雙方的行為義務?？偠灾?，應結合整個談判過程以及公平正義的理念靈活判斷。

注釋：

①See Apple,Inc.v.Motorola,Inc.,869 F.Supp.2d 901(N.D.Ill.2012).

②See Microsoft Corp.v.Motorola,Inc.,854 F.Supp.2d 993 (W.D.Wash.2012).

③See POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS,at https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download (Last visited on June 24,2020).

④See POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS1,at https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download (Last visited on June 24,2020).

⑤See Judgement in Huawei v ZTE,Case No:C-170/13(CJEU,2015).

⑥參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）。

⑦參見（2017）京民終454號。

⑧參見（2016）粵03民初816、840號。