淺談針對通知書指出的缺陷進行的修改

詹超慧，李 鵬

（國家知識產權局專利局 專利審查協作北京中心，北京 100190）

中國專利法實施細則第五十一條第三款規定：“申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改?！卑凑丈鲜鲆幎?，在國家知識產權局發出通知書之后，申請人就不再能夠對其申請文件主動進行修改，而是只能針對“審查意見通知書”指出的缺陷進行修改，這樣的修改就是申請人進行的被動修改。從立法宗旨來看，其實質是從節約審查程序的角度規定了被動修改的限制，這對于審查員的審查程序以及申請人的修改方式有著極其重要的指導意義。

然而，申請人在答復實際申請的過程中會發現審查員對不同申請中相同修改方式的處理方式并不完全相同，導致了申請人不能明確該相同修改方式是否符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，從而給申請人帶來疑惑。本文通過具體的案例分析，明確了哪些修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，分析了審查員對不同申請中相同修改方式的處理方式不同的原因，并給出了相應建議。

1 相關規定

《專利審查指南（2010）》在第二部分第八章第5.2.1.3節[1]“答復審查意見通知書時的修改方式”中做出了如下規定：“根據專利法實施細則第五十一條第三款的規定，在答復審查意見通知書時，對申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改，如果修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，則這樣的修改文本一般不予接受?！?/p>

然而，對于雖然修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，但其內容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而經此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于節約審查程序。

在《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節中規定了不符合專利法實施細則第五十一條第三款的修改的5種情形：

1）主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。

2）主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍。

3）將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題。

4）主動增加了新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

5）主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求中未出現過。

2 案例分析

從《專利審查指南（2010）》中的規定可見，審查員在處理申請人“答復審查意見通知書時的修改方式”時具有一定的裁量權，但這同時也給申請人造成了一定的困擾。例如，在一個申請中，申請人以某種修改方式進行修改，盡管該修改不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，但審查員基于節約審查程序的目的接受了修改文本，從而導致申請人誤認為該修改方式是符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定的。當在另一個申請中，申請人采用同樣的修改方式進行修改，審查員認為該修改不是針對通知書指出的缺陷進行的修改而不予接受時，申請人往往就感到難以理解。

2.1 典型案例

本節對申請人容易混淆并產生疑惑的兩種典型案例加以分析，以避免申請人在對專利法實施細則第五十一條第三款的理解中的誤區。

1）對于不同申請中增加新的從屬權利要求或新的獨立權利要求，審查員的處理方式不同。

【案例1】

某申請，原權利要求1為：

權利要求1：一種圖像顯示控制方法，包括步驟：存儲多條圖像數據；將所述多條圖像數據中在相近日期和時間拍攝的一組圖像數據分組為事件；檢測場景改變的定時；基于場景改變的定時將包含在所述事件中的一組圖像數據分組為劃分為更小的組的子事件，以及按照以子事件為單位顯示圖像的方式控制顯示。

審查員在第一次審查意見通知書中指出權利要求1中“分組為劃分為更小的組的子事件”有歧義導致該權利要求不清楚的缺陷后，申請人將權利要求1進行了修改，修改后的權利要求1如下：

權利要求1：一種圖像顯示控制方法，包括步驟：存儲多條圖像數據；將所述多條圖像數據中在相近日期和時間拍攝的一組圖像數據分組為事件；檢測場景改變的定時；基于場景改變的定時將包含在所述事件中的一組圖像數據分組為子事件，所述子事件是將該一組圖像數據劃分成的更小的組；以及，按照以子事件為單位顯示圖像的方式控制顯示。

同時，申請人在修改文本中還增加了新的從屬權利要求2：

權利要求2：根據權利要求1所述的方法，其中所述控制顯示進一步包括：首先用列表顯示事件；當從所述列表中選擇希望的事件時，以將所選擇的事件劃分成的更小的組的子事件為單位顯示圖像；以及當從所顯示的圖像中選擇了一個圖像時，僅顯示該圖像。

案例分析：

第一種情況，倘若在本案中原權利要求書只有一組權利要求，即權利要求1及其從屬權利要求，審查員在第一次審查意見通知書中只指出了權利要求1中“分組為劃分為更小的組的子事件”有歧義導致該權利要求不清楚的缺陷，則申請人應針對審查員所指出的缺陷進行修改。其中，申請人將權利要求1中的“分組為劃分為更小的組的子事件”修改為“分組為子事件，所述子事件是將該一組圖像數據劃分成的更小的組”是針對審查員所指出的缺陷進行的修改，而增加新的從屬權利要求2是申請人主動進行的修改，導致審查員需要審查新增加的從屬權利要求2是否有修改超范圍的缺陷或者是否有不清楚的缺陷，從而延長了審查時間以及審查周期，不利于節約審查程序?？梢?，申請人主動增加從屬權利要求2屬于《專利審查指南（2010）》第二部分第五章第5.2.1.3節中規定的5種“不予接受”的主動修改方式之一，并且會導致增加審查員的工作量且不利于節約后續審查程序，審查員可以認為“新增加從屬權利要求2”的修改方式不是針對審查員指出的缺陷進行的修改，申請人提交的修改文本不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，因而不予接受。

第二種情況，倘若在本案中原權利要求書中存在產品權利要求5與方法權利要求1完全對應一致，并且原權利要求書中存在產品權利要求6與新增加的權利要求2完全對應一致，此時要注意的是，并不是只要不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定的修改方式就絕對不能接受。根據《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節的相關規定，即使修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，但修改的內容與范圍滿足專利法第三十三條的規定，同時審查員不需要花費額外的時間進行檢索和審查，且有利于節約后續審查程序，審查員可以接受申請人所提交的修改文本。若原權利要求書中存在與新增加的權利要求2完全對應一致的產品權利要求，審查員在一通的時候已經審查過該對應的產品權利要求并且其已符合授權條件，那么，審查員容易確定新增加的從屬權利要求2也符合授權條件，申請人新增加的從屬權利要求2并不會給審查員帶來額外的審查負擔，為了節約審查程序，審查員可以接受申請人提交的修改文本并作出授權決定。

最后，對于申請人主動增加獨立權利要求的情形與本案中主動增加從屬權利要求的情形類似，其屬于《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節中規定的5種“不予接受”的主動修改方式之一，但是如果修改的內容與范圍滿足專利法第三十三條的規定，同時審查員不需要花費額外的時間進行檢索和審查，且有利于節約后續審查程序，審查員可以接受申請人所提交的修改文本。

2）對于不同申請中刪除經審查員檢索和評述過的一組權利要求而保留與其不具有單一性的另一組權利要求，審查員的處理方式不同。

【案例2】

申請一：

原權利要求書有兩組權利要求（1～20）和（21～89）。

審查員檢索到對比文件1，在第一次審查意見通知書中，審查員指出這兩組權利要求之間相同的技術特征已被對比文件1公開，即不具有相同或相應的特定技術特征，從而不具有單一性。同時，審查員引用對比文件1評述了權利要求1～20不具有創造性。

答復一通時，申請人刪除了權利要求1～20，僅保留了權利要求21～89。

申請二：

原權利要求書有12項權利要求，其中具有獨立權利要求1、4、7、10、11、12。

審查員認為獨立權利要求（1、10）、（4、11）與（7、12）之間屬于明顯不具有單一性的情形，要求申請人修改，刪去不符合單一性規定的權利要求。同時，僅針對獨立權利要求（1、10）及其從屬權利要求即權利要求1～3、10進行了檢索和審查，審查意見為權利要求1～3不具有創造性，權利要求10不具有新穎性。

申請人答復時刪除了部分權利要求，僅保留了權利要求（7、12）及其從屬權利要求。

案例分析：

為克服明顯缺乏單一性的缺陷，刪除經審查員檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他未經檢索的權利要求，這種方式的修改不屬于專利法第五十一條第三款規定的針對通知書指出的缺陷進行的修改，不能被接受。

對于申請的主題之間不明顯缺乏單一性的專利申請，審查員在檢索和評述了一組權利要求之后，如果該組權利要求不能被授權，申請人修改選擇了另一組與其缺乏單一性的權利要求作為審查基礎，則審查員應當繼續審查上述另一組權利要求，而不應認為申請人的修改不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定。

對于本案的申請一，審查員是在檢索之后才確定申請的主題之間缺乏單一性的，即該申請屬于申請的主題之間不明顯缺乏單一性的情形，為了在兼顧申請人的利益的前提下保證行政工作效率，審查員在檢索和審查了權利要求（1～20）并認為權利要求（1～20）不能被授予專利權，申請人修改時選擇了與其不具有單一性的權利要求（21～89）作為審查基礎，則審查員應當繼續檢索和審查權利要求（21～89），而不能認為這樣的修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定。

對于本案的申請二，審查員認為獨立權利要求（1、10）、（4、11）與（7、12）之間明顯不具有單一性，即該申請屬于申請的主題之間明顯缺乏單一性的情形，審查員在第一次審查意見通知書中已經選擇獨立權利要求（1、10）及其從屬權利要求進行檢索審查，發出審查意見通知書，給出相應的審查意見并告知單一性缺陷，并且審查員在第一次審查意見通知書中通常會提醒申請人“只刪除已檢索和評述過的該組權利要求而保留與該組權利要求不具有單一性的未經檢索的權利要求及其從屬權利要求”的修改方式不符合專利法實施細則第51條第3款的規定，那么申請人在答復時只能針對第一次審查意見通知書中評述過的獨立權利要求（1、10）及其從屬權利要求進行修改或意見陳述并刪除其他不具有單一性的權利要求。在本案的申請二中，申請人在答復時刪除已檢索和評述過的獨立權利要求（1、10）及其從屬權利要求而僅保留了與權利要求（1、10）不具有單一性的權利要求（7、12）及其從屬權利要求的修改方式不是針對審查員在通知書中指出的缺陷進行的修改，審查員可以認為申請人提交的修改文本不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定而不予接受。

2.2 小結

通過上文的兩種典型案例的分析可以看出，審查員在處理申請人“答復審查意見通知書時的修改方式”時具有一定的裁量權，相應地審查員在對不同申請中相同的修改方式的處理方式也不完全相同，申請人不應認為審查員接受了某種修改方式，則該修改方式就必然符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定。

因而，當申請人在答復審查意見通知書對申請文本進行修改時，應注意盡量避免出現《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節中規定的不符合專利法實施細則第五十一條第三款的修改的5種情形，同時，若申請人進行了該五種情形之一的修改并認為這樣的修改并不會給審查員帶來額外的審查負擔，則應在意見陳述書中陳述其理由，否則審查員容易認為其修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定。

而當申請人收到審查員發出的修改文本不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定的通知書后，若申請人對審查員的論點有反對意見，例如，審查員經過檢索之后才確定申請的主題之間缺乏單一性并評述了第一組權利要求的情況，申請人刪除第一組權利要求并保留與第一組權利要求不具有單一性的其它未經檢索的權利要求，審查員認為該修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，則申請人可以在意見陳述書中詳細闡述反對意見，著重指出審查員是經過檢索之后才確定申請的主題之間缺乏單一性的，那么該申請屬于申請的主題之間不明顯缺乏單一性的情形，這種情形下如果審查員檢索和評述過的第一組權利要求不能被授權，申請人修改選擇了另一組與其缺乏單一性的權利要求作為審查基礎，則審查員應當繼續審查上述另一組權利要求，而不應認為申請人的修改不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定。

3 結語

本文結合《專利審查指南（2010）》中的相關規定，通過對典型案例的分析，對不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定的修改方式進行了梳理，從立法本意上剖析為何審查員對相同修改方式的處理方式會有所不同，避免了申請人在對專利法實施細則第五十一條第三款的理解中的誤區，并給出了申請人在答復審查意見通知書時的建議，希望對遇到此類審查意見通知書的申請人能有所幫助[2-3]。

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]完善的審查規則是專利制度的保障——《專利審查指南》解讀（一）.[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2010/201002/t20100201_489207.html.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011：417-419.