我國企業簽訂國際專利許可合同應注意的幾個問題

欒茵

摘 要：專利技術的引進已成為我國產業結構升級換代的助推器。簽訂一個較為完善的國際專利許可合同是順利引進專利技術的保障。本文主要從四個方面來闡述我國企業在簽署專利許可合同時要注意的問題。解決好這些問題可以減少或避免我國企業在合同履行中的風險。

關鍵詞：專利許可合同；專利文獻；專利侵權；包稅條款；限制性商業慣例

目前，我國已與132個國家建立了技術貿易聯系，國際技術貿易已從最初的成套設備、生產線為主，向專利技術、專有技術許可、合作研發等轉變，民營企業超越國有企業成為國際技術貿易的主力軍，技術貿易已成為中國創新型國家建設的重要助推器和加速器。在我國仍以技術引進為主的國際技術貿易中，專利許可已成為關鍵技術引進的重要方式，而擬定一個較為完善的國際專利許可合同，是專利技術順利引進的有效保障。本文主要從四個方面對其中易出現的問題試做評析，旨在減少合同履行中的風險。

一、簽訂許可合同前學會應用專利文獻來防范風險

專利文獻主要是指各國專利局的正式出版物，如各國專利局出版的發明說明書、專利公報、專利分類表、分類表索引、專利申請和審批過程中的一切文件和資料。由于對專利的法律狀態不了解而引發的風險認識不足，我國企業購買專利技術失敗的案例不在少數。比如，上海易初通用機器公司購買國外某公司壓縮機專利技術一案，盡管購買方是國內領先的汽車空調壓縮機生產企業，但談判中暴露出我方對目標專利技術情報不甚了解的弱點，外方利用中方信息不對稱，刻意夸大其專利的含金量，外方聲稱其壓縮機技術中包含24件專利，其實只有21件并未得到授權，真正享有完全知識產權的專利技術只有3件。而中方在該技術即將到期、所有專利和商標將被停止使用之際才發現這一問題，致使投巨資購買的專利技術，其價值遠遠低于預期。這是一起典型的未對目標專利的法律狀態（如權屬關系、專利的有效期等）做詳細調研而給企業帶來巨大損失的海外收購案例。

我國企業在簽訂許可合同過程中，除了聽取對方對其專利技術的介紹和說明外，還要善于運用專利文獻檢索手段。企業通過檢索專利文獻可以了解相關專利的法律狀態，包括專利技術是否已授權或還在申請中、許可方是否是真正的擁有者、專利受法律保護的期限規定。多數國家對發明專利的保護期為20年，且不能續展；實用新型、外觀設計專利保護期為10年，且給予有限次數的續展。超過這一時間界限，法律對于相應的技術許可權不再給予保護；如果在法律規定的保護期內，專利權人還須向專利機關交納規定的專利年費以維持專利的有效性。這些是被許可方必須掌握的信息，它將直接影響該專利的價值和購買價格，也是為是否投資提供決策的依據。

通過專利文獻還可以及時了解引進技術的國際發展趨勢。各國專利法均規定，發明人要想獲得專利，必須在發明說明書中詳細闡述發明的構架內容與現有技術的比較，發明所具有的優勢等。在簽訂專利技術合同前，企業通過專利文獻收集各國的專利技術信息，除進行分析比對來選擇先進的適用技術外，還可以尋找到技術實力強、信譽可靠的合作對象。

二、專利侵權條款中責任劃分的重要性

在實施專利技術過程中，還要充分意識到運用專利的風險性，做到未雨綢繆。對于被許可方來講，最大的專利風險主要指被許可方在專利實施過程中被指控侵犯了其他第三者的權利。如我國曾經有一家鉆頭制造廠與美國史密斯公司簽訂了一份技術許可合同，準備從這家美國公司引進某類型的地礦鉆頭生產專利技術，專利許可合同簽訂后，在雙方的密切配合下，很快生產出合格的合同產品。但當該產品銷往美國后，美國休斯公司提出訴訟，指控我國這家鉆頭制造廠生產的產品侵犯了其專利權。由于某種原因史密斯公司并沒有配合我方去應訴，我方只能單獨應訴，結果支付訴訟費近10萬美元，最終與休斯公司達成和解協議，向休斯公司繳納專利費，合同產品方可在美國市場銷售。

目前，我國大多數企業在引進專利時，只能審查對方的專利證書等相關法律文件，這遠遠不夠。專利侵權指控已成為跨國企業產業保護的重要手段，由于涉及專利技術許可這類訴訟案異常復雜，又具有時間長、費用高的特點，一些中小企業很難應對。為了避免在專利實施中陷入侵權官司的泥沼，被許可方若在許可合同中訂有劃分雙方責任的侵權條款，就能有效阻止或減少被許可方的風險。

這類侵權條款有兩種寫法。一個是在合同中單獨列明侵權條款且在合同中寫明“若專利實施中侵犯了其他第三者的權利，則一切責任（交涉與應訴）由許可方單獨承擔，必要時被許可方可提供幫助”。特別是以總付方式作為專利費支付形式且一次付清時，這項承諾必不可少。另一種是在“鑒于條款”中，除了說明雙方簽訂合同的目的和愿望外，許可方還要保證其專利使用的合法性，這種保證具有潛在的法律作用，一旦有第三方指控侵權，仲裁機構或法院可據此分清責任。有了這類條款，上述案例中的史密斯公司不僅必須應訴，避免我方支付國外昂貴的訴訟費外，而且，對于違約造成的經濟損失，我方鉆頭制造廠還有權向其提出索賠。

三、稅費條款的合法性問題

（一）“包稅條款”問題

對國外許可方的在我國應繳納的所得稅，有的專利許可合同中不加以規定，使得許可方有可能逃稅。有的規定如同虛設，如規定在履行本合同期間，某外國公司僅支付中華人民共和國境外所征收的有關稅費，還有寫成：在中華人民共和國境外所征收的與許可合同有關的稅費由許可方支付；在中華人民共和國境內所征收的與許可合同有關的稅費由被許可方支付。這兩種寫法均屬于“包稅條款”，等于我方承擔了許可方的納稅義務，代替許可方繳納所得稅。 根據我國《外國企業所得稅法》和《個人所得稅法》的規定，我國政府對來源于中國境內的所得，除有的給予稅收減免優惠外，均須征收外國企業所得稅和個人所得稅。因此，來源于我國的專利使用費，依法應納稅。顯然上述條款的寫法違反了我國相關稅法規定，正確的寫法應該是：中國政府根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法》對許可方課征的有關執行本合同的一切稅費，由許可方支付。在中國境外課征的有關執行本合同所發生的一切稅費，由許可方支付。

為了促進我國國際技術貿易的發展，我國政府已與多國政府簽訂了避免雙重征稅協定，以減輕專利許可方的稅賦。因此，對與我國已簽訂避免雙重征稅協定國家的許可方，稅費條款要做如下調整：既許可方在履行本合同期間，在中國發生的一切稅費要根據中國政府和XX國政府簽訂的《中華人民共和國政府和XX國政府關于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協定》由許可方負擔。 同時強調被許可方應向許可方提供中國稅務當局出具的納稅證明正本一份，作為在許可方國家的減免稅依據。同時，由于大部分許可方在被許可方境內沒有固定經營場所，因此我國法律規定由被許可方承擔扣繳義務人。 對于規定的稅費，由被許可方從本合同支付中扣除，并代替許可方向中國稅務當局繳納，如扣繳義務人不履行該項扣繳義務，不扣或少扣應扣稅款，或未按規定期限繳入國庫，則其將受到罰款的處分。

（二）擅自規定“減免稅”待遇問題

有的企業在合同條款中擅自規定對許可方的專利費給予減免稅待遇或擅自降低預提所得稅稅率，這屬于越權行為。技術所得稅減免范圍應按《中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法》第19條和該法《實施細則》第66條規定進行。同時，確實屬于依法給予減、免稅優惠待遇的許可技術，還要履行法定手續，包括被許可方應向為其登記技術進口合同的主管部門申請辦理外國企業所得稅減免，同時提供技術進口合同副本、技術進口合同登記證書等資料。

四、 正確對待條款中的限制性商業慣例

在專利許可合同中，許可方往往利用其擁有專利的有利地位，在合同中附加一些限制性的條款。比如：要求被許可方購買非專利實施所必需的技術、原材料、零部件及設備；在專利權有效期屆滿后仍要求被許可方繼續支付使用費；限制我方改進許可方提供的技術，或限制我方專利產品的出口渠道等，以求在較長時期內維持其對技術的壟斷和支配地位。

例如：2005年我國一家公司與荷蘭某公司草簽了一份引進挖泥船設備和制造挖泥船專有技術的許可合同，其中有一條款這樣規定：“對那些挖泥船用戶的總機構是在中華人民共和國之外注冊的，假如與荷蘭某公司的利害關系無沖突和將無沖突，那么這些挖泥船的建造和交船可以進行；對上述情況須經雙方協商最后判斷，對荷蘭某公司的利害關系是否存在或是否將存在沖突，最后由荷蘭某公司單方面決定?！?這顯然是限制出口渠道的條款。

國際組織通過一些相關國際條約，如聯合國的《一套管制限制性商業慣例的多邊協議的公平原則和規則》及世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協定》來管控限制性商業慣例的實施。我國對限制性商業慣例的立法主要是2002年起實施的《中華人民共和國技術進出口管理條例》，其中列有七種限制性商業慣例表現形式，凡是含有這些限制性內容的條款的許可合同都不能獲得相關政府部門的通過，如通信行業巨頭高通公司在我國的專利授權協議需獲得國家發改委的認可。

我方企業要充分了解我國立法規定，利用這些法律武器，迫使技術許可方放棄一些苛刻的不合理的限制性要求。同時被許可方在堅持法律原則的框架下，還要進行具體分析，視利弊大小，靈活掌握，不能一概拒絕，因有些限制性條款的提出具有其合理性。以限制技術產品的出口為例，條款內容主要有以下幾種寫法：第一、禁止利用合同專利技術制造的產品出口；第二、須征得許可方的同意才能出口；第三、禁止被許可方向一些國家和地區出口或只能向某些國家和地區出口；第四、出口只能通過技術許可方指定的代理人。雖然限制的內容有所不同，但都屬于壟斷市場瓜分市場限制競爭的表現，一般來講均屬于各國法律所不允許的。

但具體分析，第一種出口限制一般不能接受，因為專利權在未獲批準的國家和地區內是無效的，合同不能禁止專利產品出口到專利權在未獲批準的國家和地區，這顯然不合理，也是對相關立法無知的表現，上述挖泥船案例即屬于這一情況。第二、第三、第四種情況應視具體情況有條件地接受。比如：許可方已與其他國家和地區的企業簽訂該專利的獨占或排他許可合同，該企業有權禁止此專利產品的進口。在這種情況下，我方再向上述國家或地區出口該專利產品，就會造成侵權，因此這種限制具有其合理性。

另一種情況在許可合同中常見的限制性條款，是限制改進和發展許可技術，通常有兩種表現形式：一是禁止或限制被許可方對新產品、制造工藝等進行研究和開發；二是禁止或限制被許可方從第三方取得改進技術的方法，這也屬于我國法律所約束限制性商業慣例。一般條件下，被許可方應拒絕該限制性條款。但若存在下述情況，應視為合理的，可做些讓步：其一是專利產品使用許可方的商標，為保持其商標信譽和產品性能而限制受方改進技術；其二是被許可方制作的專利產品將返銷許可方指定的國家和地區。因此，在技術許可合同中，我們既要遵守我國的法律規定，限制不合理的限制性貿易條款，又要權衡利弊，對合理的限制性貿易慣例做出適當的讓步，以便引進更多我方急需的先進技術。

隨著科技的發展，許可合同的簽訂也會越來越多。不論是我國的大企業還是中小企業，特別是當作為被許可方時，我們更關注如何簽訂一個既能合法地獲得專利技術，同時，也使自身利益獲得保障的許可合同。