借用照片引發侵權糾紛

周云川

案情簡介

A公司于1998年9月1日對名稱為“預制導管導引的閉塞器械”的發明專利提出了國際申請。該申請于2000年3月6日進人中國國家階段，于2002年10月2日經國家知識產權局公告授權。該發明專利授權時的權利要求書只有一項獨立權利要求，即“一種預制導管導引的閉塞器械，包含一金屬編制品，其具有預設擴展的外形。在該預設擴展的外形的每個近端和遠端包含一凹槽，所述每個近端和遠端具有一裝置，其用于固定附著到金屬編制品上的每一端部，該裝置容納在凹槽內部。其中，所述醫療器械的形狀能閉塞異常開口，因此，所述預設擴展的外形可變形為較小斷面形狀用以輸送通過病人體內的液流管。該金屬編制品具有記憶特性，當不加約束時，醫療器械往往返回到所述預設擴展的外形?！?/p>

B公司于2003年4月參加在南京希爾頓國際大酒店舉辦的“中華醫學會第六屆全國介入心臟病學論壇”，在展會的展板上以及為展會而印制的宣傳冊和《動脈導管未閉及房間隔缺損封堵器使用說明書》中，對動脈導管未閉及房間隔缺損封堵器兩種產品進行了介紹，并附有兩種產品的結構示意圖。同時展示了室間隔缺損封堵器、房間隔缺損封堵器、動脈導管未閉封堵器3種產品的照片，并列明3種產品的價格以及質量承諾。A公司認為，該照片所反映出的產品的共同結構特征是金屬閉合網的近端和遠端具有凹槽，端部的固定裝置容納在凹槽的內部，完全落人其專利權的保護范圍。對此，B公司承認，鑒于當時公司剛成立，所以，使用的是A公司專利產品的照片。后來，B公司生產并銷售了室間隔缺損封堵器、房間隔缺損封堵器、動脈導管未閉封堵器3種產品。

A公司認為，B公司的上述許諾銷售、制造和銷售行為侵犯了其專利權，訴至法院，要求法院判令B公司立即停止一切侵害專利權的行為，銷毀制造侵權產品的模具、工具等，賠償人民幣200萬元及訴訟合理支出。

在庭審中法官將B公司生產的產品與A公司專利的權利要求相比發現兩者存在以下兩點不同。①室間隔缺損封堵器、房間隔缺損封堵器的每個近端和遠端具有一個凹陷，動脈導管未閉封堵器近端為凹槽而遠端為凹陷，②封堵器兩端的固定裝置位于凹槽或凹陷中央，端部突出于金屬編織品的表面。對此，A公司認為，雖然B公司在預設外形的封堵器的近端和遠端用凹陷代替凹槽，但凹陷和凹槽屬于等同技術。同時，其故意以固定裝置凸起代替陷入凹槽內部這一技術特征，但該替代不僅無需創造性的勞動，也是一種變劣的技術方案，故B公司的行為屬于以基本相同的手段，實現基本相同的功能，產生基本相同效果的等同侵權行為。對此，B公司提出本案應當適用禁止反悔原則。經查，A公司在專利實質審查過程中，國家知識產權局曾于2001年9月21日向A公司發出了第一次審查意見通知書，認為在先的技術方案已經公開了該權利要求的全部技術特征，本專利不具有新穎性。對此，A公司陳述：在先的技術方案中所指的“凹槽”設置在夾具裝置內，僅用于固定和容納金屬編織品的兩端部而本發明的“凹槽”是設在預設擴展外形的每個近端和遠端上將金屬編織品的兩端固定在一起的兩夾具被分別容納在上述凹槽中，由此可減少整個醫療器械的總長度提供一個非常緊湊的阻塞結構。之后，A公司提交了修改后的權利要求書，在此基礎上，國家知識產權局授予A公司涉案的發明專利權。

判決情況

一審法院經過審理認為，正確解釋權利要求書是準確確定專利權保護范圍的前提。如何解釋被控侵權產品與專利權利要求書的內容所存在的兩點不同，即被告生產的封堵器并不是每個近端和遠端都有一個凹槽，以及封堵器兩端的固定裝置并不是容納在凹槽中央，而是凸出于金屬編織品的表面這一事實，是本案的焦點問題之一。

由于在本專利審查階段，國家知識產權局提出可能導致權利要求喪失新穎性的理由時，A公司自行對其專利的保護范圍進行了限定，以強調其權利要求區別于現有技術，即“本發明的‘凹槽是設在預設擴展外形的每個近端和遠端上，將金屬編織品的兩端固定在一起的兩夾具被分別容納在上述凹槽中”，故在專利權保護階段，其應受該陳述的約束，即原告專利的技術特征之一應當解釋為，金屬編制品的每一個端部的固定裝置被隱藏在凹槽的內部而不是其中的一個端部的固定裝置被隱藏在凹槽的內部，或者將凹陷解釋為凹槽。

在專利審查階段，權利人對某技術特征進行了限定，在侵權訴訟階段，如果權利人將特意限定的技術特征，再以等同侵權為理由支持其訴訟主張，有違誠信原則，不能予以支持。因此，被告提出的適用禁止反悔原則限定原告的專利權保護范圍，從而認為自己的產品未落入其保護范圍的抗辯是成立的。

專利法中的許諾銷售是指以達成銷售專利產品協議為目的而實施的發布廣告、展覽、公開演示、寄送價目表，拍賣公告、招標公告等行為。由于被告在“中華醫學會第六屆全國介入心臟病學論壇”上所使用的《動脈導管未閉及房間隔缺損封堵器使用說明書》中，列明了產品的價格及質量保證等內容，故其試圖達成銷售協議之目的是明顯的。許諾銷售作為獨立于制造、銷售的行為，并不以最終生產銷售的產品是否落入專利保護范圍為前提，只要被告所展示的內容揭示了產品的結構，而且能夠表明該結構落入了原告專利權的保護范圍，許諾銷售即成立。被告散發的說明書以及展板中的封堵器的產品照片所反映的結構落入了原告專利的保護范圍，被告所承認的使用原告專利產品照片的事實不僅證實被告許諾銷售的產品落入了原告專利的保護范圍，而且也證明了被告主觀上存在故意。所以，被告的許諾銷售行為構成了對原告發明專利權的侵犯，應當承擔相應的民事責任，包括停止侵權和損害賠償。鑒于沒有證據證明被告實際生產和銷售的產品落入了原告的專利權保護范圍，故對于原告基于該事實而提出的損害賠償等訴訟請求不予支持。但針對原告基于被告的許諾銷售行為構成侵權而提起的損害賠償請求，將在考慮被告侵權情節以及原告為保護自己的權利而提起訴訟所發生的合理費用等因素的基礎上，酌情確定數額。

綜上，法院判決B公司停止許諾銷售行為，賠償A公司1萬元，駁回A公司的其他訴訟請求。

B公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，北京市高級人民法院經過審理判決駁回上訴，維持原判。

案例評析

禁止反悔原則的適用

本案中，面對原告關于被告的行為構成等同侵權的主張，被告提出要求適用禁止反悔原則，法院最終采用了被告的抗辯，適用禁止反悔原則。A公司在專利審批過程中，為了使本專利獲得授權在答復審查員時，明確表示“本發明的‘凹槽是設在預設擴展外形的每個近端和遠端上，將金屬編織品的兩端固定在一起的兩夾具被分別容納在上述凹槽中”，從而排除了其中的一個端部的固定裝置被隱藏在凹槽的內部或者將凹陷解釋為凹槽的內容。A公司通過如此排除使得本專利獲得授權，其關于本專利保護范圍的相關放棄是明確的，因此，在侵權訴訟中，不能將該部分內容納入專利權保護范圍。故法院認定，被告制造被控侵權產品的行為，沒有構成對原告專利權的侵犯。

許諾銷售產品也是侵犯專利權的行為

根據專利法第十一條的規定，發明和實用新型專利權人享有制止他人未經許可而進行許諾銷售行為的權利，這是2000年專利法修改新增加的內容，與TRIPs協議保持了一致，使得專利權人在他人許諾銷售的時候可以主張權利。這樣能夠防止侵權產品擴散，給專利權人帶來難以彌補的損失，充分保護了專利權人的利益。

根據最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》，許諾銷售，是指以作廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。因此，只要存在上述意思表示，就構成許諾銷售行為。在判斷許諾銷售行為是否構成侵權時，同樣遵循一般侵權判定的步驟，即先確定專利的保護范圍，再進行對比，最后確定民事責任。但對于許諾銷售而言，被控產品一般仍未面世，此時應當將其意思表示中的技術方案與原告專利進行對比，如果落入專利的保護范圍，則構成許諾銷售侵權行為，而不去考慮最終生產、銷售的產品是否落入專利權保護范圍。因此，企業在宣傳，作廣告時也應當注意，不要像B公司一樣，借用他人的產品照片宣傳推廣自己的產品，否則很容易構成許諾銷售侵權。