專利申請中分案申請的優先權恢復問題探悉

于艷淼

一、問題提出

在我國專利申請中，母案要求了優先權的分案申請是否需要在提出分案時再次提交優先權聲明？如未在分案提出時聲明是否可以請求權利恢復？恢復權利的期限是多長？這一系列問題常常困擾著申請人、代理人及專利審查員。在我國現行的專利法律法規和規章中，對母案要求了優先權的分案申請的優先權聲明時機及其權利恢復期限的規定非常模糊，業界人士對此也莫衷一是。本文結合有關法律法規，對該問題進行簡要梳理。

二、概念梳理

（一）優先權

優先權原則源自“巴黎公約”，其目的是為方便成員國國民就其發明創造在本國提出專利申請后，在其他成員國申請獲得專利權。所謂“優先權”是指申請人在一個成員國首次提出申請后，在一定期限內就相同主題在其它成員國提出申請的，其在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出的。①專利制度之所以確立優先權原則，是因為絕大多數國家的專利法都采用先申請原則。根據該原則，對于同樣的發明創造，只對最先提出專利申請的人授予專利權。

我國《專利法》第29條對優先權及時限有明確規定②，無論是外國優先權還是本國優先權，在后申請都能以其首次申請的申請日作為優先權日。

（二）分案申請

專利法第31條對專利申請做了單一性規定，對于不符合單一性要求的專利申請，《專利法實施細則》（“以下簡稱“細則”）第42條規定：一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第54條第1款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請。也就是說，基于不符合單一性要求的一項專利申請，申請人可以主動或者依據審查員的審查意見提出分案申請，以克服單一性缺陷。

細則第43條第1款規定：分案申請，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日。③該規定主要是考慮合案提出專利申請時申請人實際上已經向國家知識產權局披露了多項發明創造，并表達了希望就這些發明創造均獲得專利保護的意愿，分案申請可以保留原申請日，原申請享有優先權的，分案申請還可以保留優先權日，這樣就保障了專利申請人的正當利益。④

（三）權利恢復

我國專利制度中（細則第6條）對于因各種原因導致權利喪失給出了救濟制度，即在一定條件和手續下，允許申請權利恢復⑤，當申請人由于個人原因導致權利喪失的，一般情況下會有兩個月恢復期，通常情況下，審查員的各類視為未提出的通知書（下文簡稱“視未通知”）均有兩個月的恢復期。而對于優先權的恢復問題，《專利審查指南》（“以下簡稱指南”）的第一部分第一章中規定：視為未要求優先權并屬于下列情形之一的，申請人可以根據細則第6條的規定請求恢復：……（4）分案申請的原申請要求了優先權。⑥即，優先權視未后，申請人可以補救，只需在規定期限內克服缺陷并提出恢復請求，而母案要求了優先權的分案申請也在權利恢復的允許范圍內。

（四）關于期限

在專利申請過程中，有很多期限，民事行為法指出附期限行為是指當事人在法律行為中設定一定的期限，并將期限的到來作為民事法律行為效力的發生或消滅的依據⑦。在我國專利制度中期限分為：1、法定期限，專利法及其實施細則規定的各種期限；2、指定期限，審查員在根據專利法及其細則作出的各種通知中，規定申請人（或專利權人）、其他當事人作出答復或者進行某種行為的期限，指定期限一般為兩個月。⑧ 指定期限是由國家知識產權局規章明確規定的，具有法律效力，之所以做出此類規定是為了更好的界定法律行為的效力，規范專利申請和審查流程，更好的保護創新主體和公眾的合法權益。

三、政策模糊點及目前做法

（一）分案申請的優先權是否需要再次聲明

根據細則第43條規定⑨，很多申請人、甚至代理人都會認為基于已經享有優先權的母案提出的分案，應當相當于自動享有母案的優先權日，即該分案申請不需再另做優先權聲明。

但是實際并非如此，因為我國專利法第30條規定：申請人要求優先權的，應當在申請的時候提出書面聲明，未提出書面聲明或的，視為未要求優先權。即如分案提出時未聲明，根據專利法將視為未要求優先權。審查員據此審查合法合理（因為并不是所有分案申請都必然享有母案的優先權）。以上兩種理解似乎都有依據，因此分案申請的優先權是否需要聲明在法規和法理理解上存在一定分歧。

（二）分案申請的優先權是否可以恢復

雖然在專利法和細則中對這個問題并沒有做具體規定，但在指南中明確規定分案申請的原申請要求了優先權的情況下視為未要求優先權可以恢復⑩。

但本條規定的后面卻還有一句：“除以上情形外，其他原因造成被視為未要求優先權的，不予恢復。例如，由于提出專利申請時未在請求書中提出聲明而視為未要求優先權的，不予恢復要求優先權的權利?！边@一補充說明反而讓很多人產生了疑惑。

（三）分案申請的優先權恢復有無期限

在優先權恢復的問題中，其規定的前三種情況的恢復期為2個月，因為這三種情況會有審查員發出建立2個月恢復期的“優先權視為未要求通知書”，但對于第四種情況，也就是我們所要研究的問題是沒有期限限制的，因為如果申請人沒有在分案申請的同時填寫優先權聲明，審查員將無法發出視未通知，也就是如果申請人后來想要彌補，根據目前的規定是可以提出恢復請求，并且一般會審核通過的——這又是一個盲點和不規范之處。

（四）目前審查工作實踐中的一般做法

針對以上幾個問題，目前的審查工作實踐中的一般做法是：1、實審過程中，審查員一般認為分案申請應當同時聲明優先權，如不聲明則視為未要求，則實質審查按照母案申請日檢索；2、初審過程中，當初審審查員發現一份分案申請的母案要求了優先權，但其未在分案申請的請求書中填寫優先權聲明時，一般通過電話或便函，提醒申請人，建議其提交該分案不要求優先權的意見陳述或者權利恢復手續；3、因為沒有明文規定，根據立法宗旨和指南規定，如提恢復請求，將予以恢復優先權。

四、對策建議

為了進一步規范專利審查和申請流程，更好的保護創新主體和公眾的合法權益，本文認為，對分案申請的優先權恢復問題，我國專利制度建設應當進一步完善：

（一）從制度角度，明確分案申請的優先權應當再次聲明

因為對分案申請是否需要再次提交優先權聲明的理解存在歧義，根據專利法第31條的規定“申請人要求優先權的，應當在申請的時候提出書面聲明?！苯ㄗh在專利審查指南中對分案申請的優先權需要再次聲明做明確規定，即在初步審查部分，明確母案要求了優先權的分案申請需要提交優先權聲明，如未在分案申請的請求書中提出優先權聲明，則審查員需要發出視為未要求優先權通知書，且建立兩個月的恢復期；在實質審查部分，進一步明確一份分案申請，要求了母案優先權的按照優先權日檢索，未要求優先權的，按照母案申請日檢索。

（二）從操作角度，優化專利審查與申請系統

在制度完善的基礎上，從規范操作角度，應當對所研究的此類分案申請的審查流程和期限做具體規定和系統修改。首先，對于現有的審查系統，分案申請的優先權審查項應當作出相應調整或修改，對母案享有優先權的分案申請自動建立優先權審查項，以便于審查員對該項發出各類通知書。其次，在專利申請平臺端可做的調整有：遞交分案申請時系統應當能夠自動關聯母案的優先權信息，并根據母案優先權要求情況提示申請人分案申請是否要求優先權，是否需要修改請求書等，如果母案要求了優先權，分案不需要要求，則直接進入某一信息確認界面等等。（作者單位：國家知識產權局）

注釋：

① 尹新天.中國專利法詳解[M].北京.知識產權出版社，2012：283.

② 國家知識產權局.《中華人民共和國專利法》[M]. 2010.

③ 國家知識產權局.《中華人民共和國專利法實施細則》[M]. 2010.

④ 尹新天.中國專利法詳解[M].北京.知識產權出版社，2012：303-304.

⑤ 國家知識產權局.《中華人民共和國專利法實施細則》[M]. 2010.

⑥ 國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010：第一部分第一章6.2.5.

⑦ 董安生.民事法律行為[M].北京：中國人民大學出版社，2002：300.

⑧ 國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010：第五部分第七章.

⑨ 國家知識產權局.《中華人民共和國專利法實施細則》[M]. 2010：“依照本細則第四十二條規定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請記載的范圍。

⑩ 國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010：第一部分第一章6.2.5.