英美法商標侵權判定之混淆標準的演化與啟示

姚鶴徽

摘要：中世紀到19世紀中葉，英美兩國的普通法和衡平法對商標是通過欺詐之訴來保護的。但是，司法實踐中過于強調被訴侵權人主觀欺詐的意圖并不利于保護商標權人的利益。由于商標財產權觀的確立和對消費者利益的重視，19世紀中葉之后，法院在侵權判定中開始考察被告行為是否容易導致消費者混淆，商標混淆成為了商標侵權判定的主要依據。在混淆標準確立之后，其在適用范圍上不斷擴張?；煜龢藴实难莼瘹v史表明，混淆標準的適用范圍并非越大越好，混淆標準的立法構造不能夠僅僅考慮商標權人的利益，還要衡量消費者和其他參與市場競爭的主體的利益。在商標侵權判定中，法官應從市場的真實情況出發，考察市場中的相關消費者是否確實容易發生混淆。

關鍵詞：商標侵權判定消費者主觀欺詐意圖混淆標準

中圖分類號：DF5233 文獻標識碼：A 文章編號：1673-8330（2017）06-0013-15

引言

通說認為，商標混淆是指“無法律上之權源而使用相同或近似于他人注冊商標于同一商品或類似商品致使消費者對商品之來源發生混淆誤認之謂”。 ①一旦他人在其提供的商品或服務上使用與商標權人商標相同或近似的標識，極有可能造成消費者對商品或服務的來源發生混淆，就構成商標侵權。在我國2001年制定并長期沿用的《商標法》中，并未將混淆規定為商標注冊和商標侵權判定的要件。 ②相反，商標的相似性、商品（或服務）的類似性一直是商標侵權判斷最為重要的因素。一旦“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”，就構成“侵犯注冊商標專用權”。 ③在我國2013年修訂的《商標法》中，這種情況得到了改變。新的《商標法》第57條第（二）項規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的，構成侵犯商標專用權。2013年新修訂的《商標法》第57條：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。根據這一規定，當商標侵權案件中系爭雙方商標和商品符合相似性要件時，需要證明混淆可能性存在，才能認定商標侵權成立。

至此，我國《商標法》明確將“混淆”寫入了商標侵權判定規則之中，被訴人使用他人商標的行為是否容易導致消費者混淆，成為判斷其是否構成侵權的重要依據。那么，在混淆標準確立之前，商標侵權判定的標準是什么呢？商標侵權判定之混淆標準，究竟是如何確立的？其背后的理論依據和動因又是什么？混淆標準確立之后，其又發生了哪些變化？這些問題對于理解和適用我國新的商標侵權判定條款具有重要的意義。從世界范圍內來看，英美法系有著完整的商標侵權判定標準演變歷史，中國《商標法》的制定和完善，也借鑒了英美商標法的基本精神和規定。為此，筆者擬從英美法系16世紀早期商標侵權判定標準出發，從歷史的角度研究商標侵權判定之混淆標準在商標法中的確立與演化，以期能從混淆標準的歷史發展脈絡中得出有關啟示，加深對商標侵權判定混淆標準的理解與適用。

一、早期商標侵權判定的標準

從歷史上看，混淆標準并非先驗地存在于商標法。在商標保護制度確立之前的漫長歷史階段，人類在社會活動中就已經開始采用標記來標示身份，確定歸屬，這時的標記實際上已經成為標示來源的記號，具有了商標的某種屬性。但是，由于該種記號的主要功能并不是承載商譽、標示商品的來源，這種記號并不能稱之為商標。沒有商標與商標保護制度，自然沒有商標侵權判定標準存在的空間。16、17世紀，隨著社會經濟的發展，對商標的保護開始變得重要。約從17世紀開始，政府開始通過法律對商標進行保護，規制商標侵權的行為。

17世紀到19世紀中葉，英國對商標主要通過普通法和衡平法進行保護。19世紀中葉之前，在普通法之訴中，法院要求商標侵權的成立需要具備欺詐（Deceit）這一要件。原告要獲得商標侵權救濟，需要證明被告主觀上具有欺詐的意圖（Intention to deceive）。而在衡平法之訴中，衡平法院則要求商標案件的被告具有虛假陳述的交流行為，亦即，被告傾向于去誤導（To mislead）。Lionel Bently， From Communication to Thing： Historical Aspects to the Conceptualisation of Trade Marks as Property，in G Dinwoodie and M Janis， Trademark Law and Theory： A Handbook of Contemporary Research，Cheltenham：Edward Elgar，2008，p5可見，此時的普通法與衡平法在規制商標侵權的基本理念上是一致的，其都認為法律對仿冒的干涉主要是為了制止欺詐。

目前英國已知最早的商標案件是發生于1584年的JG v Samford一案。這起案件并未記載入判例，導致該案存在諸多爭議。例如，對于原告的身份，有學者認為是上當受騙的購買者，有學者認為是被仿冒的布商。而原告如果是購買者，則這個案件只是普通的買賣欺詐之訴，而非商標案件。對此的考證，參見余?。骸渡虡朔蛇M化論》，華中科技大學出版社2011年版，第76頁。根據波法姆報告（Pophams report）對此案的記載，該案中被告知道原告商標有良好的聲譽，于是將該商標使用在低劣的商品之上，意圖進行欺詐。Mark PMcKenna， The Normative Foundations of Trademark Law， 82 Notre Dame LRev1839，1850—1851（2006—2007）案件中，原告為一名布商，生產羊毛布料，商品之上都標有字母“JG”和打褶機手柄標記。由于原告商品質量優良，獲得了良好的聲譽，業務遍及英格蘭。被告為了牟取不正當利益，在自己生產的品質低劣的羊毛布料上標注了原告的標記。其后，消費者由于混淆而誤買誤購，將被告的商品誤認為是原告生產。由于被告的商品質量低劣，給原告的商譽造成了損害，原告遂依據普通法訴至法院，認為被告具有欺詐的意圖，通過仿冒的手法銷售或從其他布料商那里引開了顧客，要求被告承擔責任。在該案的審理中，四名法官的意見并不一致。兩位首席法官（Presiding judges）認為將其他生產商使用于布料的獲得了巨大商譽的標識使用在劣質的布料上是一種非法行為。而另外兩名法官卻認為商家使用任何他想選用的標識都是合法的。前引⑤，p7審理案件的哈德威克（Hardwicke）勛爵認為，當被告意圖將其商品冒充為原告的商品，給予禁令救濟是合適的。前引⑦，p1853首先，原告在其生產的商品之上印有特定的標識，該標識經過長期使用，產生了商譽，使消費者能夠認牌購物，這是對原告進行保護的前提。其次，由于被告惡意將原告的商標用于自己生產的劣質布料上，導致消費者發生了混淆誤購，誤認為被告生產的商品是原告所生產，使原告的銷售額受到影響。最后，由于被告的商品質量低劣，消費者在混淆誤購之后，會誤認為原告的商品質量在下降，導致對原告的評價降低，使原告的商譽蒙受損失。據此，法官認為被告的行為構成了侵權。學者認為，在此案件中，原告的損害是“原告銷售額的直接喪失，以及由于侵權布料質量低劣造成的商譽損害。而后一損害的結果，很有可能導致額外的銷售損失。由此，原告最終的損害可能超過所估算的被告的銷售額”。Mark A Thurmon， Confusion Codified： Why Trademark Remedies Make No Sense， 17JIntellPropL245，260（2009—2010）endprint

此后，在普通法院和衡平法院還陸續發生了多起商標訴訟，其中有些案件法院是以欺詐為由給予原告救濟的。在1742年Blanchard v Hill一案中，Blanchard v Hill， 2 Atk484， 26 Eng Rep692 （Ch 1742）原告是撲克牌生產商，向法院提起衡平之訴，要求法院頒發禁令，阻止被告使用原告在其撲克牌上標明的標記。在該案中，原告認為是他發明了該標記，并且已經獲得了皇家特許令，在當時銷售撲克牌是特許經營，需要皇家特許令。實際上，這是一種經營上的壟斷。參見前引⑦，p1852被告的行為構成了欺詐。哈德威克勛爵認為，特許令是非法的，拒絕對由皇家特許令的壟斷權而產生的排他權利進行保護。1783年，在Singleton v Bolton案中，原告以一特定名稱生產并銷售一種藥物，被告也開始在同一名稱下銷售該種藥物，造成了消費者混淆誤購，原告據此提起訴訟。該案中，曼斯菲爾德勛爵認為，如果被告以原告的名義銷售自己生產的藥品，則屬于欺詐。關于該案的詳細分析，參見前引⑥余俊書，第77頁。在1803年發生的Hogg v Kirby案中，Hogg v Kirby， 8 Ves Jun215， 32 EngRep336（Ch 1803）原告是一個雜志的擁有者，被告是原告雜志的前發行商。由于原告與被告不合，兩者的合作終止。但是隨后被告卻在幾乎與原告相同的名稱下發行其自己的雜志。法院認為被告的做法欺詐了公眾，判決被告侵權成立。在1816年發生的Day v Day案是第一個有記載的被授予禁令救濟的判例。前引⑤，p9在該案中，一個黑色鞋油的制造商被下令禁止欺詐性地模仿原告使用的商標。

從上述案例可以看出，欺詐是當時商標侵權成立與否的重要判定標準。盡管商標保護奉行雙軌制，受到普通法和衡平法的平行保護。但是在19世紀中葉之前，普通法和衡平法之間除了救濟方式的不同外，在商標保護的基本理念方面并無不同。兩者的目的都在于規制商業貿易中的不正當競爭行為，對商標侵權的認定都要求被告主觀上具有欺詐的意圖。在蘭代爾勛爵（Lord langdale）擔任英國上訴法院院長期間，他就明確表示，衡平法對普通法之訴的支持，其基礎均在于制止欺詐（Prevention of fraud）。前引⑤，p10在1836年到1851年，他曾審理過五個商標案件，分別是Knott v Morgan、Perry v Truefitt、Croft v Day、Franks v Weaver、Holloway v Holloway。在這五個案件的審判中，蘭代爾勛爵始終將判決的依據立基于欺詐，在庭審中重點考察被告是否有主觀上進行欺詐的意圖，并且在行為中實施了這種欺詐的行為，造成了原告貿易額的損失。蘭代爾勛爵商標侵權的觀點也得到了裴杰伍德（Page wood）的支持，后者于1853年至1868年擔任大法官法庭（Courts of Chancery）的法官，他也將考察被告是否具有欺詐作為商標案件的關鍵。在Collins Co v Brown一案中，Collins Co v Brown， 3K & J 423（1857）伍德法官就明確指出，阻止他人使用商標的基礎在于欺詐。

在美國早期的商標侵權案件中，法院也將欺詐視為侵權成立與否的條件?！胺床徽敻偁幏ǖ谌沃厥雠c學者們都認為，美國商標法來源于英國普通法欺詐之訴。意圖欺詐是責任成立的要件”。Thomas L Casagrande， A Verdict for Your Thoughts？ Why an Accused Trademark Infringers Intent Has No Place in Likelihood of Confusion Analysis， 101 Trademark Rep1447，1449（2011）一般認為，1837年發生的Thompson v Winchester一案是美國普通法以欺詐之訴保護商標的第一案。Thompson v Winchester， 36 Mass 214（1837）在該案中，原告發明了一種草藥，標明了特定的標志。而被告仿冒了該種藥品，并使用與原告相同的標志在市場上銷售。法院認為，被告仿冒原告的標志，自己或促使他人將其商品當成是原告的商品進行銷售，使消費者誤認為該藥品出之于原告，屬于欺詐，侵犯了原告的權利。在1844年Taylor v Carpenter一案中，Taylor v Carpenter， 23 F Cas742（1844）法院也認定被告冒用了原告的商標，欺詐了公眾，并且牟取了原告本應當從其勤勞和事業中獲得的合理收入。隨后，在1845年發生的Coats v Holbrook一案中，Coats v Holbrook， 7 NYCH Ann 713（1845）法院同樣認為，被告不應當模仿他人的商品，以欺詐的方式使用別人的名稱以吸引消費者?？梢?，“在美國商標法發展的早期，強調的是被告行為的性質，而非原告在商標中的權利的性質”。前引B18。重要的是被告是否以欺詐的意圖從事了不誠實經營的行為，導致了原告的損害。

無論在英國還是美國，這一時期商標侵權判定的標準都不是消費者混淆，而是欺詐。盡管消費者在商標欺詐案件中也可能會發生混淆，但是這一階段法院并沒有將考察的重點放在消費者混淆上，而是關注于被告是否在與原告的競爭中，在主觀欺詐意圖的支配下，通過仿冒商標權人的商標牟取了不正當的利益。顯然，在這一時期，法院關注的焦點在于市場競爭中是否存在不道德、不誠信的商業行為，而非消費者是否發生了混淆?；煜诖藭r還沒有成為商標侵權判定的主要依據。

二、商標侵權判定之混淆標準的確立

隨著商業的發展，廠商對商標保護的需求逐漸增大。從事商業貿易的主體迫切希望法律能夠明確其對商標享有財產權，排除他人仿冒，防止消費者混淆。法院也開始關注使用商標的主體對其商標是否享有權利以及消費者在商標侵權中是否會發生混淆。在19世紀中葉之后，普通法與衡平法開始分道揚鑣，衡平法逐漸拋棄了商標侵權判定中對主觀欺詐意圖的要求，關注消費者是否會發生混淆。在這種趨勢下，主觀欺詐在商標侵權判定中的地位開始動搖?！胺蓱敱Ｗo購買者免于遭受混淆，而非單純地懲罰意圖欺騙購買者的惡意侵權人”。J Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition，Eagan：Thomson/West，2006，§ 23：104在工商業發展、商人要求強化商標保護的背景之下，隨著商標財產權觀點的興盛和消費者混淆理論的崛起，主觀欺詐標準最終退出了歷史的舞臺，不再作為商標侵權判定的主要依據，商標侵權判定的混淆標準在商標法中得以確立。endprint

（一）商標侵權判定之主觀欺詐標準的衰落

前文有述，早期英美兩國的商標侵權判定以被訴侵權人主觀上是否具有欺詐的意圖為核心要件，但是在司法實踐中，過于強調被訴侵權人主觀欺詐的意圖并不利于保護商標的合法使用人。

首先，商標侵權的欺詐之訴只是普通法上侵權之訴在商標保護領域的延伸，在當時并沒有任何法律規范明確承認商人對其使用的標識享有專有權利。因此，商人對自己所使用的標識是否享有權利、享有何種權利、權利的范圍有多大等都不清楚，這給標識使用人維護其在標識之上的利益帶來很大的不確定性。早在美國建國之初的1791年，地處當時美國商業中心波士頓的帆布業商人就開始上書國會，請求準予在其所生產的帆布上使用特定標志的排他性權利。而時任國務卿的杰斐遜也認為應當通過立法的形式確定商人對其標識的商標權。黃海峰：《知識產權的話語與現實——版權、專利與商標史論》，華中科技大學出版社2011年版，第228頁。但是，由于建國初期國事繁忙，商標立法并未提上議事的日程。美國還是承襲英國，通過普通法上的欺詐之訴對商標予以保護。

其次，商標欺詐之訴的成立，需要具備多項條件，給商標的合法使用人有效維權帶來很大的不確定性。在早期的商標保護案件中，被告在主觀上需要具有故意意圖，其行為還需要認定為虛假陳述并且該行為具有侵害性，原告才能夠獲得法院的救濟。前引⑥余俊書，第76頁。此外，原告還需要證明其已經將特定的標識附著于自己生產的商品之上，并且經過了長期使用，該標識已經產生了一定的商譽。這些條件要求嚴格，標識的使用人不但面臨著舉證上的困難，而且法院是否接受各項證據也具有不確定性，這就使標識的使用人難以維護自己的利益。

再次，商標的合法使用人即便在欺詐之訴中獲得勝利，也很難得到周全的救濟。在當時，普通法對商標權利人的救濟措施極為不完善，商標的權利人不僅無法獲得禁令救濟，在大部分案件中也無法獲得充分的賠償。前引⑩。在這種情況下，商標的合法使用人開始向法院施加壓力，要求法院賦予其更為完善的救濟方式，而法院也逐漸改變其原有的做法，在侵權判定中開始對商標侵權的后果予以考慮。在19世紀中葉之前的判例中，消費者避免混淆的利益就被法官所提及。法院開始更多地將注意力集中在原告權利的性質，而非被告行為的道德性，前引B18。在有些案件中法官則直接拋棄了欺詐的要件，轉而考察商標權人對商標的財產權是否受到了侵犯和消費者是否發生了混淆。至此，消費者混淆成為了法官所需要考察的因素，主觀欺詐的要件在商標侵權判定中逐漸衰落。

最早體現這種轉變趨勢的是發生于1803年的Hogg v Kirby一案。8 Ves Jun215， 32 EngRep336（Ch 1803）在該案中，原告并沒有采取以往案件的做法，提起普通法上的欺詐之訴，相反，其轉而向衡平法院起訴，請求法院頒布禁令和給予相當于被告銷售利潤的賠償。前引B18。最終，法院判決被告侵權成立，給予了原告禁令救濟。這一案件的意義在于，衡平法院首次確定了商標侵權的禁令救濟方式，明確承認了商標的合法使用者對其商標享有排他性的權利，在符合特定條件時可以禁止他人的使用。此案過后，商標衡平訴訟相比普通法訴訟，受到了商標合法使用人更多的親睞。在1803年到1849年這段期間，在英國和美國有43起有記載的商標衡平之訴，而同一時期只有7個有記載的商標普通法之訴。前引B18。這就表明，商標使用人已經開始主張，商標是其個人的財產，當被告的行為欺騙了公眾，使購買者發生混淆和誤購之后，其財產利益就受到了損害。被告的可責難性在于其行為客觀上使購買者發生了混淆，使本應購買商標使用人商品的顧客轉而購買了仿冒商品，造成原告交易機會的喪失，而不在于被告以欺詐的方式牟取不正當競爭利益的意圖。當時審理Hogg v Kirby一案的法官就認為，被告的行為使購買者混淆，這種侵權行為欺騙了公眾。前引B18。該案件之后，消費者這一主體的利益被法院所重視，“對公眾避免混淆利益的認可很快就成為衡平法院的主流”。前引B18。

“避免混淆的意圖使得衡平法院的法官開始放棄早期普通法商標訴訟所秉持的主觀欺詐標準。到19世紀中期，衡平法以混淆可能性標準取代了主觀欺詐標準”。前引B18。在1838年的Millington v Fox案中，法院明確拋棄了主觀欺詐的要件，在原告沒有證明被告欺詐的情況下認定商標侵權成立。該案中，原告系鋼鐵的制造商，在其生產的鋼材上均標有克勞利、克勞利米林頓，IH（Crowley， Crowley mllington， I H）等記號。被告也是鋼鐵的制造商，他在其出售的鋼材上也標上了上述記號，同時還附有被告自己的記號?？怂剐值埽‵ox brothers），原告認為被告的行為構成侵權，遂訴至衡平法院請求禁令救濟。在案件的審理中，被告的抗辯理由是，原告在其商標中所使用的克勞利一詞是通用的名詞，并不指明任何特定的生產商，而克勞利米林頓也因廣泛的使用變為鋼材的統稱。被告的抗辯用現代商標法的觀點來理解就是原告的商標已經演化為通用名稱，不再享有對該標識的商標權。但是，法官認為并沒有證據表明原告的商標已經成為通用名稱，因而在該案中并沒有支持被告的觀點。同時，法院還認為，盡管被告在使用標記的過程中不存在欺詐的意圖，但是也不能夠因此而剝奪原告對其標記所享有的權利。據此，法院頒發了禁令，判決被告敗訴。在這個案件中，法院拋棄了侵權判定主觀欺詐意圖的要件，在被告不存在欺詐的情況下判定其侵權成立，可謂是從商標侵權欺詐之訴向混淆可能性之訴邁出了堅實的一步。學者在評論該案時認為，該案件的重大意義即在于開啟了被告欺詐故意闕如的情況下原告仍可以獲得禁令救濟的先例，事實上拓展了商標保護的范圍。前引⑥余俊書，第83頁。

美國與英國一樣，在商標侵權審判中逐漸拋棄了主觀欺詐的要件。在1849年的Coffeen v Brunton一案中，法院就明確表示：“欺詐的意圖并非是給予原告保護所必備的，當偽造的商品無法與真實的相區分時，法院將頒發禁令?！盋offeen v Brunton， 5 F Cas1184，1185（CCDInd1849）同樣，在1849年的Amoskeag MfgCov Spear一案中，法院也認為，“無論何時，當公眾在事實上被誤導時，就必須頒發禁令，而不論（被告）是否是故意的”。Amoskeag MfgCov Spear， 2 Sand599，606（NYSupCt1849）可見，這一時期的美國法院在商標侵權的判定中也開始放棄普通法的故意欺詐標準，轉而考察消費者是否發生了混淆。endprint

（二）商標侵權判定之混淆標準的確立

19世紀中葉之后，由于工業革命的影響，英國開始由農業社會邁入工業國家。交通的發展、市場的擴大和消費群體的形成使得英國商人迫切需要法律承認其在商標之上的排他權，以更好地開拓市場，防止他人仿冒其商標而導致利潤流失。在當時，普通法欺詐之訴并不能切實維護商標合法使用人的利益，這更加劇了立法滯后與社會發展之間的矛盾。一些商人和商會開始游說立法，試圖通過制定商標法，將自己在商標之上的利益上升為法定權利，確立對其商標的排他性財產權，擺脫商標侵權訴訟中主觀欺詐的舉證負擔。在當時，游說的主要力量來自于商會，特別是居于英國工業中心的謝菲爾德和伯明翰。

1862年，謝菲爾德商會首先向英國下議院遞交了一個法案，要求將商標明確確認為一種財產。該法案第9條規定，將姓名等注冊的主體是商標所有人，所有人有權起訴任何上述的冒犯行為。注冊的商標應當被認為是所有人的個人財產，并且根據個人財產法律的通常規定，應當具有可轉讓性。從條文來看，該法案明確提出要將商標確定為私主體完全的可以轉讓的財產，這在當時是十分大膽的提議。這個法案推出之后，各方意見不一，爭議很大，但是最終考慮到該法案所允許的商標轉讓有可能加劇消費者的混淆，使得虛假陳述合法化，例如甲將其商標轉讓給乙，消費者在看到這一商標時就會認為，該商標所附著的商品還是由甲所生產，這會人為造成混淆。其實以現代商標法的觀點來看，消費者并不關心該商標真正的生產者是誰，而只關心該商標所附著的商品是否具有一致的品質。該法案未能通過。關于該法案提交之后，各方對該法案的討論與爭議以及該方案最終未能通過的詳細情況，參見前引⑤，pp16—18盡管該法案最終沒有通過，但是其起到的作用和引發的社會效應卻不可低估。使用商標的商人階層的利益訴求第一次以法案的形式集中表達，吸引了社會各階層和立法者的關注，也引發了國內關于商標是否是一種財產的大討論。該法案實際上是要求建立以“財產”為中心的商標保護模式，拋棄商標侵權判定所謂意圖欺詐的要件，這種理念是對傳統的以反欺詐為核心的商標保護模式的重大突破，也為混淆可能性在商標法中的確立奠定了基礎。

不僅在立法方面，在司法上，法院也積極回應商人們的利益訴求。19世紀中葉之后，主觀欺詐的要件就已經基本被法院所摒棄。在這一時期幾個具有代表性的案件中，法院在判決中都明確表示商標是一種私有財產，為混淆可能性在商標法中的確立掃清了司法上的障礙。1862年的Cartier v Carlile案就是這一時期的標志性案例。Cartier v Carlile， 31 Beav 292（1862）在該案中，原告卡迪爾（Cartier）是一家棉花加工商，主要生產一種名為“十字棉（Cross Cotton）”的刺繡棉花。原告的商品以包含有字母、數字、文字和十字架的圖案為標簽，以作為區分不同廠商商品的商標。由于原告的商品銷量很大，該圖案商標獲得了一定的商譽。被告也生產并銷售標示有與原告商標相類似的圖案的棉花，原告遂訴至法院。法官在判決中認為，該商標是其所有人的私有財產，所以衡平法院應當阻止其繼續模仿該商標，并讓他賠償不當得利。在該案中，法官拋棄了主觀欺詐理論，直接認定商標是所有人的私有財產，提出了商標保護的財產權觀念。因此，該案“標志著英國司法體系內對商標的看法開始發生轉變?！鼻耙抻嗫?，第91頁。

1862年的Edelsten v Edelsten案Edelsten v Edelsten， 1 De G J & S 185（1863）在商標保護歷史上也具有重要的意義。在該案件中，原告是鐵絲的生產商，從1852年開始在其商品之上使用船錨作為商標。由于原告商品品質較高，其經營逐步擴大，行銷各地，其所生產的鐵絲在市場上被熟稱為船錨牌鐵絲。被告為牟取暴利，仿冒了原告的船錨商標，將與原告商標極為相似的標識使用在自己生產的鐵絲之上。原告認為，被告行為的目的在于欺騙消費者，讓人誤認為被告的船錨牌鐵絲系原告所生產，因而請求法院頒發禁令。審理該案的法官韋斯特伯里勛爵（Lord westbury）在判決中認為：“問題在于原告是否享有其商業標識中的財產權。如果享有，那么就是被告使用與原告商標實質性相似的標識是否侵犯了原告的財產權。在普通法上，案件訴訟是以欺詐作為合理救濟的基礎，被告欺詐的證據是該類訴訟的核心，但是衡平法院將會以保護財產權為原則，因此沒有必要為了獲得禁令救濟而去證明被告的欺詐?！盓delsten v Edelsten， 1 De G J & S 185，201—202（1863）法官認為，原告的商品品質較高，被市場廣為接受，獲得了相當的商譽，對其商品之上的船錨商標享有財產權。而被告的行為欺騙了消費者，使消費者購買到了并非原告生產的商品，侵犯了原告的權利。從韋斯特伯里法官的論述中可以看出，當時的衡平法院已經承認商標之上的權利是一種財產權，主觀欺詐已不再是獲得救濟的前提條件。只要被告仿冒了原告的商標，將仿冒的商標使用在與商標權人商品類別相同的商品之上，造成了消費者混淆，就構成商標侵權。

1863年Hall v Barrows案將對商標性質的探討又推向深入。Hall v Barrows， 4 De G J & S 150（1863）這個案件實際上并非是商標侵權案件，而是涉及商標是否可以作價折算成現金進行轉讓，但是該案的判決卻體現出法官對于商標是一種財產的肯定。在該案中，被告巴羅斯（Barrows）和約瑟夫·霍（Joseph Hall）簽有合伙協議，該協議約定任何一方去世后，另一方可以買下去世一方的合伙份額。1862年，合伙人之一的約瑟夫·霍去世，原告開始與被告磋商合伙份額的轉讓。被告愿意購買約瑟夫·霍的份額，但卻認為合伙中的商標不應當作價，原告對此持有不同見解，于是成訟。審理該案的韋斯特伯里勛爵再次論述了商標是一種財產的觀念，表明了其對普通法上欺詐之訴的否定態度。他認為：“法院對商標的司法保護建立在財產權的基礎之上，被告的欺詐并不是執行這種司法權（Exercise of that jurisdiction）所必備的條件?！盚all v Barrows， 4 De G J & S 150，156（1863）韋斯特伯里勛爵指出，從抽象的意義上看，在任何標識上并不會有任何排他性的所有權，但是，當將該標識使用于特定的生產商或者可銷售的商品時，就有了財產權。據此，商標的專有權屬于合伙財產，可以作為一項有價值的權利與業務和商品一同出售。由此可見，這一時期的法院在判決商標案件中，堅持以財產權理論作為斷案的主要依據。不僅如此，韋斯特伯里勛爵還認為，抽象的標識并不是商標，因而不具有商標權，只有將標識附著于特定的企業主體及其提供的商品時，該標識經過使用，才會變為商標，產生財產權?？梢?，韋斯特伯里勛爵不僅認清了商標的本質，而且指明商標只有與商品相聯系，投入使用之中，才能產生商標權，這與現代商標法商標使用的理念完全一致。endprint

美國與英國的情況相類似，美國在工業革命完成之后，工商業迅速發展。市場擴大之后，商標對于美國的商人來說尤為重要。由于此時的美國法沿襲英國普通法的傳統，以欺詐之訴作為商標侵權判定的基礎，其證明標準偏高，判決結果的不確定性較大，無法滿足商標使用人保護其商標利益的訴求。為更好地維護商業利益，商人們開始游說法院與國會，強調商標為一項財產權，侵權的關鍵在于消費者是否發生混淆，而非被告的行為是否是欺詐?！吧倘藶榇_立規制商標使用的正當性，在策略上逐漸構造消費者為商標法的表達，并強調消費者混淆、誤認或受欺罔的可能性和嚴重性，從而說服國家和社會支持或接受此種制度”。前引B24，第230頁。在工商業蓬勃發展的大潮之下，出于刺激投資和發展產業的考慮，“美國法院開始將注意力從規制那些威脅到商標權人現有貿易的競爭行為轉移到承認商標權人有權利最大限度地利用其商標。19世紀早期，法院就逐漸開始將商標界定為財產或者借助于有體財產來描述商標的問題”。Mark Bartholomew， Advertising and the Transformation of Trademark Law，New Mexico Law Review， Vol 38， Issue 1 （Winter 2008）， p9

在1879年的Amoskeag Mfg Co v Trainer案中，美國最高法院明確指出，“關于商標、用來表明特定生產商商品的符號或標記，以及法院對最初使用者的保護，是沒有爭議的。每個人都有自由將任何之前未被使用的符號或圖案使用在他自己生產的商品上，以確保其能夠從銷售的增加中獲益。這種銷售的增加源于其可能賦予給符號和圖案的任何獨特的美好（Peculiar excellence）。這些符號或圖案因此對公眾來說就成為標示特定商品來源的標記以及源自于真正生產者的正品的保證。就此而言，生產者阻止低劣或不同的商品替代其商品進行銷售就具有莫大的價值。這個標記就成為他的商標，法院會保護其排他性的使用”。Amoskeag Mfg Co v Trainer，101 US51，53（1879）由于美國法院逐漸將商標視為一種財產，商標侵權的判定就不再圍繞被告主觀上的欺詐意圖，而是關注于被告的行為是否會對原告的商標造成損害。正如學者所言：“一旦法院認為對商標的所有權類似于對有體物的所有權，就沒有必要去審視被訴侵權者的行為是否違反了商業準則。在這個時期，財產權預示著絕對的權利，使得那些無過失的侵權（Innocent infringement）也是非法的?！鼻耙鼴46，p10

值得注意的是，盡管這一時期商標侵權判定的標準已經變為了消費者混淆，但其適用是有條件的。19世紀晚期商標混淆標準所涉及的混淆形態被嚴格地加以限定，“在商標法形成的階段，商標法僅限于處理在直接競爭的商品上使用混淆性相似的商標所造成的問題”。Robert C Denicola， Trademarks as Speech： Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols， Wis L Rev 158，163（1982）換言之，當時混淆標準所針對的僅僅是消費者將侵權人的商標誤認為是商標權人的商標，并且兩個標識所標示的商品直接競爭。其情形正如麥肯納（McKenna）教授所言：“商標法，事實上所有反不正當競爭法，是被設計用來促進商業道德和保護生產者免受非法的交易轉移行為的影響?！鼻耙?，p1848

從美國立法來看，在1882年美國國會制定的《商標法》中，就已經對混淆問題作出了規定。該法第3條明確規定：“所申請注冊之商標與他人合法的商標十分近似，有可能導致公眾的混淆或錯誤，或者可能欺騙購買者，不予注冊?！盩he Act of 1881， 21 Stat 502， Section 3在1905年制定的《商標法》中，該法案第五條（b）款也明確規定：“可能造成公眾混淆或錯誤或者可能欺騙消費者的標識不予注冊?！盩he Act of 1905， 33 Stat 724， Section 5（b）在商標財產權觀念的指引下，美國商標法進入了新的發展時期。19世紀后期，美國商標法開始將商標分為技術性商標（Technical trademarks）與非技術性商標，技術性商標是那些臆造和任意商標，即具有較強固有顯著性的商標，而非技術性商標是描述性的詞匯，包括姓氏、地名等不具有固有顯著性的標識。自此，美國商標侵權之訴開始出現分化，對于非技術性商標，在訴訟中法院依然要求被告主觀意圖的證據。而對于技術性商標，法院不再要求被告意圖的證據，只關注于消費者混淆的問題。隨后，法院逐步意識到，無論是技術性商標還是非技術商標，都是為了標示商品的來源，問題的關鍵都在于消費者是否會發生混淆。早在1904年，美國加利福尼亞高等法院就曾表示，惡意的意圖和欺騙的意圖都不是證明責任所必須的，因為最關鍵的因素是消費者的混淆。前引B23，§23：105到了20世紀中葉，美國法院在商標侵權判定中已經主要考察被告行為的性質以及其對消費者的影響，而不是被告的意圖。1946年，美國聯邦商標法即《蘭哈姆法》通過，新商標法不再區分技術性商標與非技術性商標，過錯的意圖已經不再是侵權與否的必備要件。當被告對商標權人商標的使用極有可能導致混淆、錯誤或在商品的來源上欺騙購買者，就構成了商標侵權。The Lanham Trademark Act of 1946， Pub L No 79—489， 60 Stat 427， §32（1）， 15 USC §1114（1）（1946）“現代主流的觀點是，對任何商業符號或不正當競爭的侵權問題，應當由混淆可能性測試所決定，意圖去侵害或混淆僅僅是混淆可能性是否會發生的相關證據”。前引B23，§23：106消費者是否容易發生混淆是商標侵權判定和給予法律救濟的核心標準和考量因素，而主觀欺詐的意圖在經過漫長的演化之后逐步淡出了歷史舞臺，不再作為商標侵權判定的核心要件。endprint