虛構企業名稱商標權保護問題研究

王志南

(華東政法大學，上海 200042)

虛構企業名稱商標權保護問題研究

王志南

(華東政法大學，上海 200042)

隨著文化產業的不斷繁榮發展，日趨激烈的市場競爭驅使部分廠商在未經創作者允許的情況下，擅自使用他人虛構企業名稱來推銷自己的產品或服務，更有甚者還直接進行商標注冊申請。這不僅使得創作者的合法財產權蒙受巨大損失，同時消費者權益也將遭到損害。為此，有必要從我國《商標法》的相關規定著手，結合美國法院的最新判例發展，探究此種行為的法律性質，并提出相應解決方案。

虛構企業名稱；商標法；在先權益

一、問題的提出

2017年1月11日，美國德克薩斯州南區法院對Viacom International, Inc. v. IJR Capital Investments, LLC一案作出判決，判定被告侵犯Viacom公司的商標權。此案爭議商標The Krusty Krab(中文譯名：蟹堡王)是知名動畫SpongeBob SquarePants(中文譯名：海綿寶寶)中一處虛構餐廳的名稱，同時也是動畫劇情展開的主要場景之一。原告Viacom公司系該動畫的分銷商，且該節目在其子公司Nickelodeon進行播送。盡管原告曾將The Krusty Krab標識用于動畫周邊產品上，但卻未曾將其進行商標注冊。2014年12月3日，被告IJR提交商標注冊申請，欲將The Krusty Krab申請用于餐飲服務，并作為某家餐廳的名稱①參見U.S.Trademark Application Serial No.86470477(filed Dec.3,2014)。。

Viacom公司曾于2015年11月向IJR發出警告函，要求IJR更換餐廳名稱，避免在其餐廳中使用任何與SpongeBob SquarePants有關的標識，同時要求IJR撤銷其商標注冊申請。IJR隨即作出回應，對Viacom認為存在消費者混淆可能的觀點予以否認，并表示拒絕停止使用The Krusty Krab。于是，Viacom公司在2016年1月29日提起訴訟。法院經審理認為，The Krusty Krab屬于普通法意義上的商標，應當受到法律保護，判定被告侵犯Viacom商標權。

事實上，盜用虛構企業名稱的行為利用了該名稱在公眾中的影響力，使消費者對這一虛構企業形象的喜愛波及于商品或服務之上，從而大大增加其銷售量。這種行為不僅侵害了虛構企業名稱創作者的合法財產權益，同時更迫使其與違法企業共同承擔商業風險[1]。因此，擅自使用虛構企業名稱的行為應當受到法律禁止。本文將結合美國的這一最新判例與國內外相關立法，集中解決以下幾個問題：

(1)虛構企業名稱能否受到商標法保護？

(2)虛構企業名稱是否具有造成消費者混淆的可能性？

(3)我國目前如何針對虛構企業名稱進行商標保護？

如果能夠解決好上述一系列問題，將進一步明確虛構企業名稱的法律性質，對我國虛構角色形象保護制度的完善也將大有啟發。

二、虛構企業名稱商標侵權分析

在美國，原告若想依據蘭姆法提起商標侵權訴訟，就必須證明：(1)其擁有一個有效的商標；(2)被告對其商標的使用會造成消費者對于商品服務來源、關聯關系或贊助關系的混淆可能性。虛構企業名稱與其他商標侵權的判斷標準并無二致，本案法院同樣從這兩方面著手進行審判。

(一)虛構企業名稱能受到商標法保護

商標侵權訴訟中，原告必須首先證明其擁有一個有效商標。盡管在美國專商局注冊的商標可推定具有有效性，但第五巡回法院已明確商標所有權是通過在市場中的使用取得而非注冊取得②參見Smack Apparel, 550 F.3d at 475。。因此，在先使用者有權禁止他人使用相同商標或欺騙性地使用類似商標。本案中，法院需考慮以下兩個問題：(1)動畫劇中的虛構元素能否受到商標法保護；(2)The Krusty Krab是否符合商標顯著性標準。

1.作品虛構元素的可商標性

地區法院首先就明確，商標保護可延及一部成功電視劇中的特定元素，其中包括公眾能直接與原告相關聯的標識、設計元素與文字。①參見Warner Bros, 658 F.2d at 78。而最具代表性的判例就是，美國法院曾認定“Kryptonite”(氪石，超人系列中的虛構放射性化合物)和“Daily Planet”(行星日報，超人工作的虛構報紙)等虛構詞匯都基于使用而成為了普通法意義上的商標。原因主要在于，這些虛構詞匯是超人故事的主要部分，同時常年定期出現在官方授權商品上[2]。本案中，The Krusty Krab是動畫劇SpongeBob SquarePants中的關鍵元素，曾出現在多達150余集動畫、主題電影、音樂劇和授權消費商品中。因此，法院認為The Krusty Krab這一標識，作為SpongeBob SquarePants節目中反復出現的元素，能夠獲得商標法保護。

2.作品虛構元素的顯著性判斷標準

在QoS本體樹中語義相似度可以用來衡量兩個概念的相關程度。語義相似度隨著語義距離的增大下降速度很快，采用下式為語義相似度的計算公式[5]

若想獲得商標保護，法院必須認定該符號或詞語具有固有顯著性或通過次要含義(secondary meaning)獲得顯著性②參見Amazing Spaces, 608 F.3d at 237。。如果商標被發現是通用名稱或描述性詞匯又缺乏次要含義，法院可以認定其無效③參見15 U.S.C. § 1119。。Viacom認為The Krusty Krab符合這兩個顯著性測試標準。因為其并未暗示或描述Viacom所提供的產品和服務，且不是電視和娛樂服務所固有的詞匯。同時，法院通過以下七個因素來測試商標是否具有次要含義：(1)商標或商業外觀的使用長度和方式；(2)銷售量；(3)廣告的數量和方式 ；(4)商標或商業外觀在報紙和雜志中的使用性質；(5)消費者調查證據；(6)消費者直接證詞，以及(7)被告人復制商標的意圖[3]。法院最終采納Viacom的意見，認定The Krusty Krab通過獲得次要含義來滿足顯著性判斷標準。

原告Viacom為此提供了充分證據支持，其總結了十一季SpongeBob SquarePants，并將其中出現The Krusty Krab餐廳、老板Mr. Krabs和特色菜單Krabby Patty的劇集進行突出顯示。同時，Viacom為證明其品牌覆蓋面，還提交了包括官網瀏覽量、主題電影總收入和有關The Krusty Krab的授權商品廣告在內的諸多證據。然而，IJR并不否認Viacom在動畫劇中使用The Krusty Krab。相反，他認為Viacom并沒有將The Krusty Krab作為商標進行使用，同時該虛構企業名稱也并不標示產品來源。但是，在沒有向法院提供直接分析或具體細節的情況下，法院并未采納IJR的觀點，最終認定The Krusty Krab具有顯著性。

(二)消費者混淆可能性的判斷

商標侵權分析的第二步是確定被告的行為是否會造成消費者對于商品服務來源、關聯關系或贊助關系的混淆可能性。法院在認定混淆可能性時將考慮以下因素：(1)原告商標強度；(2)兩個商標間設計的相似性； (3)產品或服務的相似性；(4)零售商和買家的身份；(5)所使用的廣告媒體的相似性；(6)被告的意圖；(7)實際混淆的證據，以及(8)潛在購買者應有的注意程度[4]?！盎煜赡苄浴敝傅氖且环N可能性較大的混淆。因此，法院在判斷“混淆可能性”時，就必須將消費者在市場中實際感知、接觸商標時所處的環境背景考慮進去④參見House of Vacuums, 381 F.3d at 485。。

一般，在先商標的強度越強，消費者越容易認為在后商標的商品或服務來源于在先使用者。由于The Krusty Krab通過次要含義獲得顯著性，其通常具有很強的市場強度。同時，原被告雙方的商標無論在拼寫上還是在發音上都完全相同，包括使用“K”代替“C”的這一非常規拼寫方式。地區法院還查明一至關重要的事實，盡管Viacom將The Krusty Krab作為蟹老板所經營的海底虛構餐廳名稱，但雙方都在餐飲服務上使用該商標。當消費者看到Viacom或IJR的標識時，都可能會聯想到一家餐廳，且可能會錯誤地認為IJR所經營的餐廳是由官方授權的餐廳。而就因素(4)(5)，地區法院采納了Viacom的意見，認定其銷售對象和廣告形式可能與IJR的目標區域和客戶群體有所重疊。

關于被告意圖，雖然IJR是否故意復制Viacom的標識以搭Viacom聲譽便車的事實尚不清楚，但有證據表明IJR在提交商標申請前就已知道The Krusty Krab。IJR曾對The Krusty Krab進行過網絡搜索，并在動畫劇SpongeBob SquarePants中看過該標識的圖片。第五巡回法院認為，善意并非商標侵權的免責事由。因為如果潛在消費者已被混淆，再多的善意也無法使混淆人數變少[5]。然而，即使再少的惡意也能推定侵權。因為很少有被告會主動承認存在不正當動機，法院只能從事實情況和相關證據中推斷惡意。因此，IJR具有為制造混淆可能性而故意使用該商標的意圖。

同時，Viacom還聘請專家進行全國消費者調查，以此評估來源混淆和品牌關聯。調查結果表明，在希望光顧餐廳的受訪者中有38%的人會將Viacom及其品牌與經營、關聯、授權或贊助The Krusty Krab餐廳者相聯系。同時，地區法院考慮到調查受訪者包括有光顧餐廳意愿的人符合“典型買方普遍謹慎”(typical buyers exercising ordinary caution)的例子。因此，法院認定該專家報告能夠證明存在混淆可能性。

綜上，美國德克薩斯州南區法院認定虛構企業名稱The Krusty Krab具有顯著性，是普通法意義上的商標，且被告的行為具有導致消費者混淆的可能性，最終判定被告IJR侵犯原告Viacom虛構企業名稱的商標權。

三、我國虛構企業名稱商標保護模式的完善

事實上，作品中的虛構企業是一類特殊的虛構角色形象，而虛構企業名稱也可因此歸屬為一類特殊的作品角色名稱。一般未進行商標注冊的作品角色名稱僅能指代作品中的人物形象，而無具體的商品或者服務類別。但是，虛構企業名稱卻能指向一類特定商品或服務類別。這在判斷消費者混淆可能性時，相較一般作品角色名稱，具有著極為特殊的優勢。因此，在研究我國虛構企業名稱商標保護時，應結合作品角色名稱的保護模式進行分析，但需同時注意其中細微的差別之處。

(一)《中華人民共和國商標法》保護模式的優劣

1.《商標法》保護模式的優勢

在我國，作品名稱、角色名稱因無法體現完整的文學藝術作品內容，往往很難成為著作權法意義上的作品，從而不能獨立于原作品獲得著作權法的保護。但是，具有較高知名度的作品名稱、角色名稱凝結著權利人大量的智力創作與勞動結晶。權利人可以通過宣傳、推廣與使用，開發各種周邊產品，從中獲得巨大商業利益。這項財產性權益無疑應當受到法律保護。因此，商標法在一定程度上能夠彌補著作權法的不足，一些不能獨立存在的作品角色名稱，恰恰能夠獲得商標法的保護。對于虛構企業名稱而言，可以引入商標法給予更為全面與充分的保護。

2.《商標法》保護模式的缺陷

我國商標制度目前采用注冊確權原則，但在司法實踐中，卻鮮有作者主動將其作品中的虛構企業名稱進行商標注冊。如果這類商標被他人惡意搶注或使用而不加以禁止，投機者坐收漁翁之利，顯然違背誠實信用原則。但是目前，《商標法》能夠給予未進行商標注冊的虛構企業名稱的保護非常有限。

根據《商標法》第32條規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。該條為保護虛構企業名稱提供了重要的法律依據，系對禁止他人進行惡意搶注的總括性規定。實際上，《商標法》要求創作者只有在自己或許可他人將其創作的虛構企業名稱進行商業化使用，且已具有較高知名度、為廣大消費者所周知，從而在具體案件中，被認定為馳名商標時，才能獲得《商標法》第13條第二款對未注冊馳名商標在相同或類似商品上不予注冊并禁止使用的法律保護。同時，我國《商標法》第15條盡管不再要求未注冊商標具有一定影響或較高知名度，但是卻對商標申請人與權利人間的關系提出了較為嚴苛的要求。因此，《商標法》并不能給予未進行商標注冊的虛構企業名稱以十分完善的保護。

根據我國《商標法》第57條第二款規定，就算對于已經注冊商標的虛構企業名稱，權利人也僅能限制他人在與自己注冊類別相同或類似的商品上使用相同或近似商標。倘若不法商家有心將虛構企業名稱商業化使用在不相同或不相類似的商品領域中，此類行為將無法得到《商標法》的有效規制。因此，《商標法》同樣不能向已注冊商標的虛構企業名稱提供全面保護。

(二)最高人民法院規定最新保護模式的突破

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(公開征求意見稿)第17條在對作品名稱、角色名稱的保護方面做出了重大突破，首次在普遍適用的法律文件中明確提及和保護作品角色名稱，極大方便了權利人對其不構成獨立作品的角色名稱的保護[6]?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(下稱《規定》)于2017年1月10日正式公布，在第22條中明確規定，對于著作權保護期限內的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標使用在相關商品上容易導致相關公眾誤認為其經過權利人的許可或者與權利人存在特定聯系，當事人以此主張構成在先權益的，人民法院予以支持。

將虛構企業名稱作為商標使用在相關商品上，很容易導致相關公眾誤認為其經過原作品權利人的許可或者與原作品權利人存在其他特定聯系?！兑幎ā返?2條以構成在先權益而直接禁止未經許可擅自使用虛構角色名稱的行為，更加全面地保護了權利主體的商業價值，這無疑是我國司法領域對虛構企業名稱保護的重大突破?！兑幎ā返?2條的實施回歸了我國《商標法》的應有之義，在激勵社會創新的同時，避免相關公眾產生聯想而造成混淆與誤認的可能。事實上，我國在司法實踐中對于虛構角色名稱的保護早有先例。特別是在“邦德 007 BOND”商標復審案件中，北京高院就明確，虛構角色名稱的知名度是權利主體丹喬公司創造性勞動的結晶，知名角色名稱帶來的商業價值和商業機會應當作為丹喬公司投入大量勞動和資本的所得，并作為在先權利得到保護。這也與《規定》第22條不謀而合。同時在司法實踐中，就如何判斷虛構企業名稱知名度與相關公眾混淆可能性的問題，可以適當借鑒美國判例的審查標準，更進一步對我國虛構企業名稱商標保護制度作出完善。

四、結語

隨著文化產業如雨后春筍般不斷涌現，虛構企業名稱上所承載的巨大商業價值將越來越受到人們的關注。商標作為企業無形資產中最有力的競爭手段，權利人依托于虛構企業名稱上的經濟利益應當受到法律全面的保護。無論是美國嚴格的商標權保護制度，還是中國《規定》對于傳統《商標法》明確與突破的在先權益制度，盡管保護模式上略有不同，但是捍衛虛構企業名稱無形財產利益的觀念已在世界范圍內達成共識。因此，繼續完善作為一類特殊角色名稱的虛構企業名稱的法律保護將是我國立法、執法、司法的必然趨勢。

[1]周蕾.虛構角色的反不正當競爭法保護[J].中華商標，2001,(10).

[2]DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324, 332(S.D.N.Y.2004).

[3]Test Masters Educ. Servs., Inc. v. Robin Singh Educ. Servs., Inc., 799 F.3d 437,445(5th Cir. 2015).

[4]Am. Rice, Inc. v. Producers Rice Mill, Inc., 518 F.3d 321,329(5th Cir. 2008).

[5]Fuji Photo Film Co., Inc. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha,754 F.2d 591,596(5th Cir. 1985).

[6]李策.虛構角色商品化權法律保護研究[D].北京:北京外國語大學，2015.

[責任編輯:劉慶]

D914.3

A

1008-7966(2017)06-0052-03

2016-05-27

王志南(1994-)，男，浙江永嘉人，2016級知識產權專業碩士研究生。