虛擬環境商標保護問題研究
——基于典型案例的分析

胡 光

(河南師范大學 法學院,河南 新鄉 453007)

一、問題的提出

元宇宙將區塊鏈、加密貨幣和NFTs等新興技術構建于現有的互聯網基礎上,形成一個與現實世界并存的網絡空間社會以及全方位的經濟市場,實體商品和數字商品在這個市場中交易,法定貨幣和加密貨幣亦在其間自由流通,品牌變得像現實世界一樣活躍?！艾F實世界”中的商品正在元宇宙中加速生成“數字孿生”體系,這些都對現有的商標制度帶來極大的不確定性。

2021年底至今,三起涉及虛擬財產、NFTs商標使用的典型案例,在世界范圍內受到一定關注。案例一為NIKE 訴 StockX。在該案中,被告StockX是一家主要銷售運動鞋、服裝、奢侈手袋、電子產品和其他收藏品,并通過NFTs向其客戶提供認證服務的在線轉售平臺運營商。原告NIKE認為,在沒有授權的情況下,StockX在元宇宙中“鑄造”的NFTs上顯著使用NIKE商標,意圖使消費者認為該NFTs與NIKE商標之間具有特定的關聯,進而將其以虛高的價格出售給消費者,構成對NIKE商標的侵權(1)Nike,Inc.v.StockX LLC,No.1:22-cv-00983,Complaint,D.I.1(S.D.N.Y.Feb.3,2022)．。案例二為Hermès 訴 MetaBirkins案,該案被告Rothschild利用注冊的METABIRKINS網站域名,于 2021年12月開始以METABIRKIN為商標發布METABIRKIN NFTs廣告,并在OpenSea NFTs市場上通過“智能”合約出售包含Hermès柏金包商標(BIRKIN)的NFTs數字收藏品。因此,原告認為,被告未經Hermès授權,使用、銷售含有BIRKIN商標的數字藏品,引發公眾對METABIRKINS NFTs與Hermès之間關系的混淆,并致使BIRKIN商標的獨特品質以及與之相關的商譽被該“數字藏品”淡化(2)Hermes Int’l v. Rothschild , 2022 U.S. Dist. LEXIS 89799 at *4 (May 18, 2022).。案例三為 Yuga Labs 訴Ryder Ripps。原告Yuga Labs是Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFTs集合的原創者,其所發布的NFTs由特定的“無聊猿”數字圖片構成。被告Ryder Ripps在制作的NFTs(使用RR/BAYC而不是Bored Ape Yacht Club)中使用與原版BAYC NFTs完全相同并包含Yuga Labs申請注冊的“無聊猿”圖像中的商標(3)Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, No. 2:22-cv-04355, Complaint D.I. 1 (C.D. Cal. June 24, 2022) .,原告認為其行為構成對商標的侵權。以上三個案例集中反映出當下虛擬商品以及NFTs面臨的商標侵權問題,主要包括:1.虛擬商品、NFTs如何進行商品分類意義上的屬性判斷和具體操作,進而在滿足日益增長的商標注冊需求的基礎上減少侵權行為的發生;2.侵權行為的認定要素;3.侵權行為的抗辯情形。

二、權益基礎:虛擬財產的商標化屬性與分類

(一)商標意義上的虛擬商品、NFTs的屬性認定

商標受指定的商品與服務的類別限制而能夠在不引起消費者混淆的情況下使兩個近似或相同的商標得以共存,因此,商標意義上的商品/服務的定性是進行商標注冊分類、進而獲得法定商標權益的基礎。在案例一中使用Hermès商標的柏金包、以NIKE經典鞋子為原型制作的NFTs數字藝術品與實物,就導致虛擬商品、NFTs與實體商品之間在商業價值方面存在必然的依附性聯系,卻又在物質屬性方面完全不同,這意味著,如果突出強調兩者間的依附性關系進而在商標注冊類別領域認定為同一或近似類別,那么未經授權的使用必然構成侵權,但兩者如為不同或非近似類別,則只有利用馳名商標權人才可以依賴“混淆”并輔之以“淡化”理論來維護權利。所以,虛擬商品與NFTs在商標意義上的屬性認定對判斷是否構成侵權尤為重要。

據統計,人們每年在虛擬商品上的花費超過800億美元(4)Browser Meghan, Big Tech Seeks Its next Fortune in the Metaverse,https://www.wsj.com/articles/big-tech-seeks-its-next-fortune-in-the-metaverse-11636459200.,Meta的CEO馬克·扎克伯格就宣稱,“Meta公司計劃主要通過廣告和出售虛擬商品來盈利”(5)Facebook Inc,Second Quarter 2021 Results Conference ,https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2021/q2/FB-Q2-2021-Earnings-Call-Transcript.pdf.。由此可見,包括“元宇宙”在內的虛擬空間內的數字化對象,在具備被主體統一認可的交易市場以及完整交易模式的前提下,可以作為一種與實體商品相對應的“虛擬化商品”,并具有不同于實物商品的單獨財產屬性,這已經得到絕大多數國家的承認。虛擬商品在商品屬性上具備完全與實物商品相區分的法理基礎(6)參見林旭霞:《虛擬財產權性質論》,《中國法學》,2009年第1期;林旭霞,張冬梅:《論網絡游戲中虛擬財產權利的法律屬性》,《中國法學》,2005年第2期;陳興良:《虛擬財產的刑法屬性及保護路徑》,《中國法學》,2017年第2期。。但是,近期美國專利商標局就虛擬和實物商品/服務之間沖突所發布的指導性案例反映出,當虛擬商品被置于商標語境下時,其歸屬判定就會受到其他因素的影響。例如在審核申請人擬申請注冊的商標(LITTLE CLOSET,申請序號97044016)時,審查意見書中確定“以虛擬商品為特色的零售商店服務,即用于在線虛擬世界的幼兒服裝”(第35類)與傳統服裝(第25類)有關。在這種情況下,申請人的零售店服務以虛擬商品為特色,特別是“幼兒男孩服裝”與已注冊的實物商品種類——服裝,包括童裝——具有商業關聯性認識,因而最終認定擬申請注冊商標與已注冊商標由于都表現出“童裝”性質,所涵蓋的商品和服務種類相近具有產生混淆的可能性而不予注冊。由此可見,基于對從事實物商品生產與服務經營企業向虛擬環境進行商業化延伸的保護和激勵,在對虛擬商品/服務進行商標屬性判定時,包括激勵創新、穩定品質、降低成本等應當作為對屬性判斷產生重要影響的要素予以考量。

相對于一般的虛擬商品,NFTs則比較復雜,《韋氏詞典》將其定義為:被記錄在區塊鏈之中用于檢驗真實性和所有權(例如特定的數字資產或相關特定權利)的一種唯一性數字表示,并不能被復制、替換、切分(7)Merriam-Webster,Definition of NFT,https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT.。而根據2022年版尼斯分類,NFTs是指在區塊鏈中注冊的唯一數字證書,并被用作記錄數字藝術品或收藏品等物品的所有權的一種手段。但歐盟知識產權局(EUIPO)認為該術語無法指代“數字商品”本身,而是指一種認證手段,不能用于分類(8)European Union Intellectual Property Office,EU intellectual property office publishes approach for classifying virtual goods and NFTs,https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/draft-guidelines-2023.,主要原因在于NFT具有復雜的屬性,包括:1.金融屬性。NFTs作為令牌的一種,是利用區塊鏈、智能合約技術進行算力挖掘,為所有可以通過使用分布式賬本技術或類似技術進行電子化傳輸、存儲價值或權利證明的數字化表現形式(9)European Commission,Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto -assets and amending Directive ( EU) 2019 /1937,https: / /eur -lex.Europa.eu /resource.html? uri = cellar: f69f89bb -fe54 -11ea- b44f -01aa75ed71a1.0001．02 /DOC_1&format = PDF.。在某種程度上,從功能、流通、市場認可度特別是信用建構等層面,其已經具有作為貨幣使用的條件,屬于一種“新貨幣”(10)楊延超:《論數字貨幣的法律屬性》,《中國社會科學》,2020年第1期。。2.數字證書屬性。鑄造NFTs意味著創建者可以將底層數字作品生成唯一的散列,然后以智能合約的形式寫入區塊鏈中,并且將所有權信息注入其中以便于令牌在持有者之間的傳輸,創建者還可以在NFTs中添加與資產相關的,甚至連創造者本人也無法二次復制的獨特元數據或屬性(例如藝術家自己的簽名等)。3.藝術品屬性。在NFTs鑄造過程中,用作數據轉化的內容在滿足“獨創性”特征構成“底層作品”的前提下鑄造過程被“無損化”呈現,藝術表達元素完全保留,滿足“同形同構”的一體關系,并可以起到“加密”效果(11)季濤:《NFT加密藝術市場的未來》,《藝術市場》,2021年第7期。,讓作品變成加密藝術作品,從而跨入藝術創作的全新領域(12)劉禮福:《借拍“出圈”,區塊鏈數字藝術能火多久?》,《藝術市場》,2021年第6期。。正是由于NFTs的多重特性,在涉及NFTs的商標案中,NFTs的屬性問題就作為被告侵權的抗辯理由。例如,在最近的Juventus Football Club SpA 訴 Blockeras Srl案(歐洲NFTs第一案)中,尤文圖斯作為文字商標“JUVE”和“JUVENTUS”的權利人,并同時享有由含兩星的經典黑白球衣所組成的圖形商標,其認為相關未經授權的第三方基于區塊鏈平臺Blockeras鑄造、宣傳并銷售與代表上述Juventus商標圖形有關的NFTs以及其他數字內容。Blockeras則辯稱訴爭商標無法在可下載的虛擬商品上注冊。對于這一問題,法庭在其推理中認可了內容/證書分離的理論,認為與相關的圖像或數據相比,NFTs 具有法律自主權,尤文圖斯商標可以在尼斯分類第9 類“數字可下載出版”上注冊。因此,法院指定發布的禁令涉及數字內容,包括帶有尤文圖斯商標的球員圖像以及 NFTs 本身(13)Court of Rome IP Chamber,Juventus Football Club SpA v Blockeras Srl,https://www.trevisancuonzo.com/static/upload/juv/juventus-nft-order-en.pdf.。 由此可見,NFTs的多重屬性特征要求其在進行商標法意下的商品屬性判斷時必須和使用方法、商業模式、表現形態、功能目的相結合予以具體分析。

綜上,解決該問題的關鍵在于對虛擬商品、NFTs和與之對應的實物商品在立法層面作實質性的區分。為此:1.應當明確在進行商標審查時默認實體和虛擬商品間不會產生沖突,例如涵蓋第9類“虛擬服裝”的申請不受第25類中“服裝”的商標所影響。但是,如果該申請是針對與已確定的馳名商標相同或者相似商標提出,那么對該商標的審查必須考慮存在消費者混淆的可能性。2.精簡商品、服務的描述方式。避免使用“可下載商品”和“虛擬商品”等缺乏清晰度、精確性,過度冗長、過于寬泛而造成詞語模糊的現象,必須具體說明與虛擬商品有關的內容,比如“可下載的虛擬商品”,即“數字藝術”, 在進行注冊商標申報的分類中應當予以準確描述,如“虛擬服裝”或“虛擬鞋子”,而不再需要依賴例如“包含虛擬服裝(虛擬商品)的計算機程序”或“可下載的圖像文件(虛擬服裝)”等方式。3.增加具體虛擬商品所對應的類似群號,確保不同的商品即使其類似群號相同,也需要根據每個商品的特性進行判斷。雖非類似的虛擬商品,但若類似群號相同,可適用類似商品判斷標準。

(二)虛擬商品與NFTs的分類

就商品分類關系而言,如果虛擬商品、NFTs被認為具有類別上的相似性,那么從理論上就意味著所有數字化商品或者服務都可能產生形式上的沖突,這必然增加在不同領域運營品牌之間發生沖突的可能性。因此對于虛擬商品、NFTs必須進行有效的分類,將虛擬商品以其對應的實體商品為依據,根據功能進行分類和比較——例如“汽車”和“鞋類”的兩項相似商標申請在審查實踐中不會被視為沖突,涵蓋“虛擬汽車”和“虛擬鞋子”的兩項申請也應被視為不同的商品種類,但涵蓋“虛擬褲子”和“虛擬服裝”的申請則在分類上被認定為具有類似性。 與虛擬商品和NFTs有關的服務則按照既定的服務分類原則進行,例如,韓國知識產權局將其歸類于第35類(廣告、商業管理、組織和管理、辦公室功能)中的“經NFTs認證的可下載數字藝術圖像的在線市場”(14)Korean Intellectual Property Office,Trademarks &Designs Trademarks ,https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93000&catmenu=ek04_01_01.。

美國商標專利局也通過幾起典型案例表達出對于NFTs和虛擬商品進行注冊時的觀點:1.NFTs具有不確定性,在申請商標注冊時必須說明NFTs的類型,同時指定此類NFTs的內容。2.虛擬商品,如數字交易卡等也具有不確定性,申請注冊時必須進行格式說明。這表明美國在虛擬商品和服務的分類方面傾向于采取與歐盟知識產權局相同的方法,即基于“虛擬商品”一詞本身缺乏清晰度和準確性,因此必須指定相關的虛擬商品(例如虛擬服裝)才能夠進行注冊。同樣,NFTs也必須指明NFTs認證的數字項目類型。例如,NIKE于2021年10月向美國商標專利局申請將自身名下7個商標拓展注冊至第9類“可下載虛擬商品,即具有(指定性質、類型,例如,服裝物品)的計算機程序,以便在虛擬世界中使用”,第35類“以虛擬商品為特色的零售店服務,即指定類型,如服裝,供在線虛擬世界中使用”及第41類“娛樂服務,即提供在線的、不可下載的虛擬(指商品,如服裝、寵物、家具等),供在為娛樂目的而創造的虛擬環境中使用”。從NIKE的商標注冊申請可以看出,美國類似商品和服務區分表目前存在多種虛擬商品相關類別可供申請注冊,包含虛擬服裝、虛擬貨幣、虛擬車輛、虛擬博物館等。與此對應,2023年版尼斯分類將虛擬商品、服務和NFTs分別歸屬于計算機程序(第 9 類)、以虛擬商品為特色的零售商店服務(第35 類)、娛樂服務(第35類)、在線不可下載的虛擬商品和NFTs(第 9類,由NFTs認證的可下載數字文件)以及金融服務,包括數字代幣(第 36 類)。歐盟知識產權局在其 2023 年指南草案中明確提到,此類商標申請必須根據既定的服務分類原則進行分類(15)European Union Intellectual Property Office,Trade mark guidelines.,https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-wp-2023/Trade_mark_Guidelines_2023_consultation_en.pdf.。中國的《類似商品和服務區分表(2022年)》并未收錄與虛擬商品相關的商品/服務類別,因此還應當從虛擬商品的本質及現有的商品/服務出發進行審查,虛擬商品可以選擇在第9類、35類、41類、42類等類別上進行商標注冊。

三、虛擬財產商標的侵權認定

(一)混淆

按照用于商標一般性侵權判斷的“混淆”理論,構成混淆的標準包括:1.商標的強度;2.商品或服務之間的相似程度;3.使用商標的相似程度;4.使用商標的意圖;5.實際混淆的證據;6.市場中消費者的認知程度?；煜袨樵谠钪娴奶摂M商品和NFTs上都可能出現。首先,由于虛擬商品、NFTs和與之對應的實物商品并不屬于同一商品類別,因此,對實物商品的商標強度要求就是至少達到“馳名”標準,本文所涉案例之訴爭商標都是各領域的標桿,在這一點上原被告雙方幾乎沒有異議,法庭也進行了相關認定。唯一需要注意的是,在進行商標強度認定時,必須額外考慮實體市場與虛擬世界的交互性和可滲透性,需要判斷真實品牌形象延伸到元宇宙中所創造的體驗結果,即交互性、可滲透性越強,用戶的參與度越高,商標對虛擬世界的影響力也越大,用戶對商標、服務來源的判斷越容易受到影響。其次,在將實物商品和服務與虛擬商品在注冊分類層面進行實質性區分后,相似性類別判斷即可參照依據傳統商標的功能性標準予以確定。再次,虛擬商標相似度的判斷與實體市場沒有區別,在大多數情況下,商標都被完全復刻用以吸引虛擬世界用戶和NFTs購買者的注意。例如,在Yuga Labs訴Ryder Ripps案中,法庭經對比后認為被告Ryder Ripps“批發”性復制了BAYC的商標,對Yuga Labs NFTs的屬性內容、含義和表達沒有任何改變,也沒有在其NFTs作品列表中對BAYC品牌及其標志和標記進行更改。最后,商標使用意圖的判斷難點在于是否構成“商業化使用”,因為“這個問題的答案極大地影響商標所有者。如果構成商業使用,商標所有者將沒有任何追索權來阻止虛擬世界內的假冒和發生的其他侵權行為”(16)Candidus Dougherty,Greg Lastowka,Virtual Trademarks.Santa Clara High Technology Law Journal,2008,P808.。在早期的涉及虛擬世界中商標商業性使用判斷的Marvel訴NC Soft案中,法院認為游戲設計者在虛擬場景中使用Marvel的形象與商業標識沒有對用戶的消費行為產生實質性的影響,因為“玩家在進入游戲世界環境時并沒有參與到商業活動中,相反,他們只是在玩游戲”(17)Marvel Enters.Inc. v. NCSoft, Corp., 74 U.S.P.Q.2d (BNA) 1303 (C.D. Cal.2005).https://patentarcade.com/2006/06/case-marvel-ent-v-ncsoft-corp-settled.html.,沒有人在此過程中獲得收益,因此不構成對商標的“商業化”使用。由此可見,商標在虛擬世界是否被用于“商業化”目的,取決于該虛擬世界是純粹娛樂還是可以作為商業性場合,虛擬貨幣和/或商品是否可以與現實世界的貨幣進行交換,以及是否有人從中獲益。

具體判斷要素可以考慮:1.用戶能夠購買、擁有和出售虛擬商品;2.用戶可以根據自己的設計創造虛擬商品并將其出售獲利;3.用戶可以在虛擬世界中形成合同和商業關系;4.虛擬貨幣按照設定的匯率以真實的貨幣進行買賣;5.存在由第三方提供便利的虛擬貨幣交易二級市場(18)在Juventus Football Club SpA 訴 Blockeras Srl案中,法院認為由于二級市場的存在 NFT在被第一批購買者專賣后,其鑄造者有權從交易中抽取費用(已獲利35000美元左右);在Hermès 訴 MetaBirkins、Yuga Labs 訴 Ryder Ripps等案件中NFT則直接被作為數字加密藝術品進行出售,其鑄造者從中獲取了不菲的利潤。。相對于現實世界,“市場中消費者的認知程度”的特殊判斷要素有二:1.“虛擬世界”本身的成熟度;2.人們對“虛擬經濟”的認可度?！疤摂M世界”中用戶的人數、活躍度以及其間所花費的時間能夠直觀地展現其與真實世界的融合度。有研究證明,從主流經濟學的角度來看,消費者認為虛擬資產具有實際價值,它們的價值與任何有形的現實物品一樣“真實”(19)Castronova E,Virtual worlds:A first-hand account of market and society on the cyberian frontier.,Available at SSRN 294828,2001.。因此,“如果人們接受虛擬世界是完全真實的,并且每個虛擬世界都包含自己獨特的商業市場,那么在虛擬世界中使用任何標記似乎都是在向公眾確認其來源”(20)Candidus Dougherty,Greg Lastowka,Virtual Trademark,Santa Clara High Technology Law Journal 2008.。

(二)淡化

作為“混淆”的特殊形態,淡化可以細分為“弱化”“丑化”與“退化”三種。雖然在虛擬世界中存在自創品牌的現象,但在絕大多數情況下,如果沒有巨大的品牌價值,用戶對虛擬商品、NFTs的認可度會大打折扣,因此只會購買存在對應馳名品牌實物產品的虛擬商品或NFTs,以通過該品牌的良好商譽以及其所傳達的價值信息定義提升用戶的在線角色和身份。隨著元宇宙和NFTs產業的蓬勃發展和與現實世界的交互性日趨增強,包括本文所涉及之NIKE、Hermès等在內的大量國際品牌都準備或者已經涉足該領域,未經許可的在虛擬商品上使用馳名商標或者鑄造NFTs,利用已經形成的一級、二級市場,并通過商業手段,突出其金融屬性進而大量銷售,極有可能造成實物商品上商標的顯著性被弱化。在NIKE訴StockX以及Hermès訴Rothschild兩案中,原告都提出被告在跨不同商業領域的商品上使用其馳名標志的行為造成消費者對商標來源的混淆,認為公司業務已經拓展至虛擬世界或NFTs產業領域,削弱商標在現實世界的顯著性和對特定產品的關聯度,造成品牌價值被弱化。

四、虛擬財產的商標侵權抗辯

(一)合理使用

商標權合理使用主要體現在兩個方面:1.基于商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名而使用商標的;2.基于言論自由在作品上使用商標,比如批評、評論、反諷、詼諧等。虛擬世界中涉及“合理使用”的案例可以追溯至ESS Entertainment 2000, Inc訴Rock Star Videos, Inc案,在對著名游戲“俠盜獵車手:圣安德烈亞斯”俱樂部場景的虛擬呈現是否侵犯了真實世界俱樂部商標權的判決中,法院最終裁定,視頻游戲中對俱樂部的描繪并沒有構成對實景俱樂部所有者商標侵權。在解決這一問題時,法院首先認定該視頻游戲的畫面設計具有藝術性表達,進而應用“羅杰斯平衡測試”指出“只有在避免消費者混淆的公共利益超過自由表達的公共利益時”,即滿足以下條件時,一件藝術作品才可能被認定為侵權:(1)與底層作品沒有任何藝術相關性,或者具有的藝術相關性較低;(2)該作品在所指對象的來源或內容具有明顯的誤導性。而本案中“理性的消費者不會認為一家在東洛杉磯擁有俱樂部的公司也會像圣安地列斯的游戲開發公司那樣制作技術先進的視頻游戲”,因此不會對商標的來源產生混淆(21)Caselaw ,Entertainment 2000 INC v. Rock Star Video INC MMM ,https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1485435.html.。Rogers案的主審紐曼法官曾就該原則的適用表示“一個沒有藝術相關性的誤導性標題無法用自由表達興趣來充分證明其正當性”(22)Candidus Dougherty,Greg Lastowka,Virtual Trademarks,Santa Clara High Technology Law Journal,2008.。在我國功夫熊貓商標案中,法院同樣運用了這一原則,認為“相關消費者知道該電影是由美國電影公司或者夢工場公司、派拉蒙公司等制作、發行,但這是著作權法意義上的對電影作品相關權利歸屬的認知和確定,并非對商品或者服務來源的認知”(23)“功夫熊貓”侵害商標權案,2014年4月13日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1281809.shtml.。這意味著,如果將商標內容用于缺少藝術獨創性的產品上或者即使作品主體能夠滿足平衡測試的藝術表達,但是它明確或有意地誤導消費者對商品/服務來源或內容的認識,將不受“合理使用”原則的保護。而當商標用于藝術表達或者滿足說明、指示等功能的背景下使用,并且不會造成消費者對商品來源誤認的風險時,這種使用被認為具有合理性并不構成侵權。

具體到虛擬商品或者NFTs,NFTs能夠被認定為具備藝術品屬性的前提是用作數字化轉換的底層內容滿足構成作品的獨創性特征,另外,NFTs的名稱與NFTs的鑄造目的緊密相連,是對NFTs作為數字商品本身特點的描述,即無法通過其他方式對NFTs功能、內容等進行準確表達。對于該問題, METABIRKIN案極具典型性,被告METABIRKIN稱其所鑄造的被命名為“METABIRKIN NFTs”的數字令牌具有藝術品特性,其中所包含的“META”是“元宇宙”的統稱而“BIRKIN”則是為了表明該數字藝術品的主題,并且除此之外沒有其他方式能夠予以表達,這種藝術相關性超過了可能造成消費者混淆的潛在危害,因此命名METABIRKIN是對該類NFTs的指示性描述。同時,METABIRKIN NFTs作為一件藝術品,在其內容上使用“BIRKIN”標志及外觀形象是基于言論自由下的創作。但事實上,被告“在METABIRKIN中未經授權使用BIRKIN標記……僅僅利用模糊品牌商品形象的方式以創建一種用于商業目的的數字產品”(24)Naudia S. Foster ,The Shot First Heard Around The World, or In This Case The Mentaverse: How The Emergence of NFTs Have Disrupted The Fashion World AS We Know IT,Inaugural Volume of Southern University Law Center’s Journal of Intellectual Property, Technology &Law,2022.,并且完全復刻Hermès所擁有的BIRKIN商標以及鉑金包的手提包形象,致使用于鑄造NFTs的底層內容不具備任何創造性藝術表達而不能構成藝術品。其后果是消費者即使知道Hermès不是METABIRKIN NFTs的制造商,仍然由于標志本身強度的影響以及對商標價值的認可,為了獲得Birkin包的數字形象而購買該產品,客觀上造成“混淆”的結果(25)2023年2月8日,紐約聯邦陪審團經過三天審議,采納了原告提供的混淆可能性證據,通過調查證據、營銷方式和貿易渠道認為被告行為并非純粹的藝術創作而具有高度營利性,因此MetaBirkins NFTs不能受到第一修正案的言論自由保護,最終判決被告Rothschild構成商標侵權、商標淡化和非法搶注。參見Jury Finds Creator of Meta Birkins Liable Under Trademark Law,https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2023/02/jury-finds-creator-of-metabirkins-liable-under-trademark-law.。

(二)權利用盡原則

根據“首次銷售”即“權利用盡”原則,商品的合法購買者有權將商品用于普通的、預期的用途并予以轉售而不構成侵權,但商品所有人不得制造帶有該商標的其他產品或對產品進行實質性改變,否則權利人有理由認為轉售人侵害其商標權或商譽。例如,在購買NIKE的鞋子后,購買者有權使用或轉賣鞋子,但無權在鞋子上加裝輪子后再次轉賣或者制造附加有NIKE標志的鞋子,因為該類行為會導致消費者對商品來源的混淆?；诖?購買實物商品對其形象數字化后鑄造NFTs并進行二次轉售的行為是否能夠適用“權利用盡”原則進行抗辯取決于以下兩點:1.NFTs與實物商品之間的關系;2.轉售人鑄造行為的目的與作用。購買實物商品意味著物權的轉移,而NFTs是利用智能合約在區塊鏈上“鑄造”并記錄的獨一無二的數字令牌,不論是杭州互聯網法院在中國第一起涉及NFTs的侵權案件中剝離NFTs的金融屬性而將其定義為“權屬憑證”(26)杭州互聯網法院:《用戶發布侵權NFT作品,“元宇宙”平臺要擔責嗎?》,https://mp.weixin.qq.com/s/IQwjcF_a5EoYdc5CFkaQpA.,還是英國高等法院將其裁定為“一種合法財產”等,既有判例都可以證明,NFTs與實物商品兩者在生成方式和屬性方面截然不同,購買實物商品僅意味著物權的轉移而顯然不能涵蓋鑄造NFTs的權利(27)Boodle Hatfield,NFTs recognized as legal property in a landmark case,https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a104ba83-01fe- 4b16-b988-b1d1873c6aa3.。那么,以NIKE案為例進行分析,消費者從StockX網站購買顯著使用NIKE標志以及定制的NIKE鞋數字形象的Vault NFTs 后可以在任何時候用來交換與之對應的實物NIKE鞋,因此,被告StockX認為其實際上是在商品首次銷售原則下轉售NIKE品牌的運動鞋, 而NFTs作為運動鞋的附屬物相當于運動鞋的一個標簽,僅作為運動鞋本身的真偽證書和所有權契約(28)Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-cv-00983, Complaint, D.I. 1 (S.D.N.Y. Feb. 3,2022) ,https://unicourt.com/case/pc-db5-nike-inc-v-stockx-llc-1129410.。但事實上,通過對其售賣的NFTs價格和“贖回”的籃球鞋價格進行對比就會發現,NFTs價格為4300美元,而“贖回”的籃球鞋價格是1550美元,二者相差巨大。購買NFTs所支付對價中包括的成本顯然不是僅僅用于“追蹤商品”,否則NFTs作為一種技術手段所具有的價值不應該超過實物價格。因此,NFTs不只是作為運動鞋本身的真偽證書和所有權契約的附屬物而是與NIKE實物鞋不同的獨立“商品”(29)Murray M D,Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse.,Available at SSRN, 2022.,具有明顯的金融產品屬性,不能適用“權利用盡原則”。

結語

雖然我國當下尚未出現涉及虛擬商品以及NFTs的商標案件,但如果有該類案件發生,可以考慮如下因素: 1.在商品分類方面, 虛擬商品以及NFTs與實物商品相區分進行單獨分類,同時虛擬商品、NFTs按照功能屬性進行類別劃分,以此解決在面臨混淆、淡化等侵權問題時的相似種類判斷問題。2.對于侵權行為的認定。首先,商標強度的影響力判斷應當結合所涉特定虛擬空間與現實世界的融合度,兩者之間呈現正相關關系,對于虛擬商品商標的相似性與實物商品在判斷規則上沒有區別。商標的“商業化使用”需要參照虛擬世界作為市場的成熟度以及用戶參與其中的獲益性行為,尤其是要存在由第三方提供便利的虛擬貨幣交易二級市場用以實現真實貨幣價值。對于NFTs,應當確保其金融屬性得到實現而不是單純地用于權屬證明。同時,如果證明用戶在虛擬世界中的行為模式與真實世界在商業行為方面具有高度相似性,那么無疑就存在對商標較高的認知度,反之則較低。3.如需對商標侵權行為予以抗辯,則應當通過證明NFTs或者虛擬商品具有藝術創造性而不是完全的數字化復刻實物商品,或者商標在虛擬商品、NFTs上的使用只是為了滿足指示、說明的作用。另外,虛擬商品具有可復制性且不存在實物載體,一般無法適用“權利用盡原則”,而NFTs則需要證明其只是用作實物商品附屬的權屬證明而沒有單獨出售以賺取利潤。